1 Acuerdos de CoexistenciaAgustina M. Fernández Giambruno
2 ¿Qué es un acuerdo de coexistencia?Contrato por el cual dos personas diferentes acuerdan utilizar una marca igual o similar para comercializar un producto o servicio sin que por ello interfiera necesariamente la una en los negocios de la otra. Atípico o innominado Consensual
3 ¿Qué recomienda INTA?
4 Si la legislación local lo permite: Aceptar el consentimiento otorgado por el titular de la marca antecedente para habilitar el registro. Alternativamente, debe preverse la presentación de prueba sobre el acuerdo de forma de ilustrar que, a pesar de una justa evaluación de los factores de confusión sobre la base de la prueba disponible para el Examinador, la marca reclamada por el solicitante debería registrarse.
5 Tomar Postura
6 ¿Cuál es la función de las marcas en el mundo de hoy?Artículo 1º Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra.
7 Nos preguntamos… ¿Los productos o servicios son efectivamente distintos? - Panavox - Tienda Inglesa - Merchandising de Peñarol y Nacional ¿Los productos o servicios de una misma marca provienen de la misma empresa?
8 ¿Qué se busca proteger con la marca?El Goodwill. La reputación, prestigio, buen nombre asociado a la empresa o a un producto o servicio.
9 Los conflictos son cada día más frecuentesInternet Cambios en el sistema de producción y flete de mercaderías. Aumento del Consumo Diversificación de algunas empresas Vertiginosidad de los cambios en el mercado
10 Pueden deberse a: Apellidos comunesCostumbres (Café de …., La casa de…) Modas o tendencias (FIT, CLOUD, BIO) Casualidades Expansión de una marca a otros rubros. Expansión de una marca a otros territorios.
11 Ante el conflicto las empresas pueden:Recurrir a la vía contenciosa: - GANAR / PERDER - Factor tiempo Recurrir a la autocomposición del conflicto: - GANAR / GANAR - Costos - Tiempos
12 Los Acuerdos de Coexistencia son cada vez más frecuentes.
13 Los casos de acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento se dan su amplia mayoría de los casos entre dos comerciantes de buena fe
14 ¿Qué sucede en la práctica?Todo viene bien hasta que dos comerciantes descubren que están utilizando una marca igual o similar. En el mercado Por una oposición de parte Por una oposición de oficio.
15 Ese uso puede ser: A) Para los mismos productos o servicios.B) Para productos o servicios similares. Y a su vez: A) Para el mismo territorio. B) Para distinto territorio.
16 Vayamos entonces a nuestra leyArtículo 21.- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro o anular el registro de marcas, cuando se configuren las situaciones previstas por los artículos 4º y 5º de la presente ley. Artículo 22.- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro que vulneren lo previsto en el artículo 6º de la presente ley, en defensa de los derechos del consumidor.
17 Artículo 6º.- Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.
18 ¿Cuál es el interés del consumidor?Que los productos y servicios estén distinguidos de forma tal de que no exista confusión. Esto no quiere decir que sean productos o servicios distintos. Que dos productos tengan la misma marca no quiere decir que provengan de la misma persona
19 Otras situaciones admitidas por la legislaciónCo titularidad de marcas. Uso indistinto por parte de los condóminos. Transferencia Parcial. Licencias de Marcas.
20 ¿Que dice el TCA? Sentencia 478/2011 “PRAMER S.C.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 330/2009) GOURMET y EL GOURMET.COM DNPI denegó el registro de EL GOURMET.COM Acuerdo de Coexistencia
21 ¿Qué dice el Actor? Si hay acuerdo, mal puede interpretarse que los signos se confundirían porque no se lesiona el interés del que detenta la marca con la que habría confusión La actora es titular de la marca “elgourmet.com”, y pretendía el registro en Clase 16 para lanzar al mercado un producto de lectura, complementario de sus programas televisivos de cable de su propia señal “elgourment.com”. Existe una marca “GOURMET”, pre-registrada en Clase 16 de Kimberly Clark Worldwide Inc., quien es titular de una revista.
22 ¿Que dijo DNPI? El Acuerdo de Coexistencia “no alcanza a los consumidores, cuya protección está impuesta a la Administración por la ley”.
23 Sentencia Algunas diferencias fonéticas por el “.com”Algunas diferencias gráficas (color, logo, etc.)
24 Sobre el acuerdo de coexistenciaEl Tribunal, hace suyos los conceptos manifestados por el Dr. Lamas: “…influye en forma por demás intensa el hecho de que haya mediado o no oposición de terceros…”. “Al examinador tiene que interesarle… la opinión del titular de la marca prerregistrada que eventualmente sería confundible. La no oposición del interesado en este caso, debe tomarse en principio, como una presunción de que no existe conflicto”.
25 “Con más razón todavía, si el titular de la marca presuntamente confundible con la marca a estudio, presta su consentimiento expreso al registro, el examinador debería considerar esa circunstancia como demostrativa de que no existe posibilidad de confusión y que del mismo modo que no se van a perjudicar los intereses del titular de la marca prerregistrada, tampoco se perjudicarán los derechos del consumidor”. (Dr. Lamas, Mario; “Derecho de Marcas en el Uruguay”, p. 220).
26 Concluye “Este acuerdo celebrado por los titulares de ambas marcas, es la principal garantía que se puede llegar a tener de que las mismas no son pasibles de ser confundidas.”
27 Sigue… El consumidor no tiene un directo interés en cuanto a lo que refiere al mero aspecto de la marca, ya que el titular del registro puede cambiar, ya sea porque cambie la empresa que es dueña de la marca, como la marca en sí misma (tomando en cuenta que es un bien licenciable e intercambiable). Podría cambiar la calidad del producto, aún bajo el mismo titular del registro, desde que la marca no es garantía de calidad. El conflicto que se suscita entre las marcas y su solución, busca proteger los intereses de los productores, siendo que el interés del consumidor opera como reflejo de la protección al productor.
28 Las marcas presentan ciertas semejanzas por tener una raíz común y por ser de carácter denominativo.No obstante, el acuerdo suscripto por ambos titulares hace suponer que no existirá riesgo de confusión en el consumidor.
29 ¿Que características debe tener un acuerdo?Objeto y causa lícitas. (No ir contra el orden público) Correcta y completa determinación de los signos que son objeto del acuerdo Fecha y plazo. Delimitación territorial.
30 Delimitación de productos o servicios para cada signo.Delimitación de la forma de uso o presentación de los signos.
31 Otras clausulas Consecuencias del incumplimiento.Forma de solución de controversias.
32 Problemas que pueden devenirApple Computers vs. Apple Corps 1976, California , Londres
33 Tenían un acuerdo de coexistencaApple Computers: derecho exclusivo a utilizar sus propias marcas para la comercialización de productos electrónicos, programas informáticos, tratamiento de datos y servicios de transmisión de datos, o en relación con esa comercialización. Apple Corps: derecho exclusivo a utilizar sus propias marcas respecto de cualquier labor creativa, actual o futura, cuyo contenido principal fuese la música o las interpretaciones o ejecuciones musicales, con independencia del medio, tangible o intangible, utilizado para su grabación o comunicación.
34 iTunes lo cambió todo… Apple Computers colocó en el mercado su tienda electrónica de música iTunes –de la que puede descargarse música al reproductor portátil iPod o al iPhone Apple Corps demandó a Apple Computers por incumplimiento de las condiciones del acuerdo de coexistencia de marcas.
35 Tribunal Supremo de Inglaterra:Analizó la cuestión desde el punto de vista del consumidor y sostuvo que no había habido incumplimiento del acuerdo, puesto que el logotipo de Apple Computers había sido utilizado en relación con el programa informático y no con la música que el servicio vende. No hubo engaño, confusión ni probabilidad de engaño o confusión en cuanto al origen del producto. Ninguna persona que utilice el programa informático iTunes para descargar música puede pensar que está interactuando con Apple Corps.
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37 ¿Si se deniega el registro por no aceptarse el acuerdo, el consumidor está mas seguro?En la práctica las marcas pueden coexistir en el mercado en base a el acuerdo. El consumidor queda expuesto a la falsificación. Licencias? Transferencia parcial? Transferencia? Co titularidad?
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