1 Boletín Adecua la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de Salud para el Control del Tabaco. 18 de Julio de 2017 Valparaíso - Chile Felipe Claro Santiago, Chile

2 Felipe Claro Abogado UC 1986Area de Práctica: Propiedad Intelectual e Industrial Socio “Claro & Cia.” - Santiago - desde 1880 Presidente “Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual” AIPPI – Zürich - desde 1897

3 Análisis del Proyecto de Ley¿Qué es una marca comercial y qué derechos otorga? Efectos del Proyecto de Ley: El Convenio de la OMS no exige empaquetado genérico Expropiación marcaria. Compromete responsabilidad internacional del Estado (infracción de Tratados Internacionales) Panorama internacional Confusión e Indefensión del Consumidor © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

4 1. ¿QUÉ ES UNA MARCA Y QUÉ DERECHOS OTORGA?© 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

5 Ley 19.039 Art 19 Materia Objeto de ProtecciónBajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también, cualquier combinación de estos signos. […] La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca. © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

6 Marcas Gráficas Mutiladas Estándar Común vs. DistintividadProyecto afecta la esencia de la marca figurativa, despojándola de su uso y de su aspecto gráfico, haciéndola desaparecer como marca comercial, tal como ha sido registrada, e impide que cumpla su función distintiva y orientadora © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

7 Marca Gráfica: Decodificación Transcultural© 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

8 Marca Gráfica: Decodificación TransculturalРоссия © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

9 Saber o no Saber (Señalética Genérica)© 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

10 Ley 19.039 Art 19 bis D Derechos conferidosLa marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos Diferencia importante con caso OMC Derecho a uso propio exclusivo aparece expresamente en Chile © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

11 2. EFECTOS DEL PROYECTO DE LEY SOBRE LAS MARCAS REGISTRADAS© 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

12 I. EL CONVENIO DE LA OMS NO EXIGE EMPAQUETADO GENÉRICO© 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

13 OMS- 2003 Convenio Marco para el Control del TabacoLos países tienen el derecho a imponer restricciones para promover los objetivos de salud pública. Las advertencias deberían ocupar el 50% o más del área de las caras principales Sólo hay directrices que contienen posibilidad opcional de adoptar empaquetado genérico Legislación y Tratados Internacionales incompatibles con el Proyecto © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

14 II. EXPROPIACIÓN MARCARIA© 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

15 Caso Chileno: Proyecto Ley – Expropiación MarcariaArt. 19 N° 24 Constitución garantiza: El derecho de propiedad […] sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Art. 19 N° 25 Constitución: Será aplicable […] a la propiedad industrial (marcas comerciales) lo prescrito en el N° 24 sobre expropiación, indemnización y toma de posesión. © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

16 Caso Chileno: Proyecto Ley – Expropiación Marcaria¿Hay derecho de propiedad sobre la marca? SÍ ¿Hay un despojo de un atributo esencial del derecho (no uso/mutilación de la parte gráfica de la marca)? SÍ ¿Hay una expropiación regulatoria o encubierta de tal derecho? SÍ ¿Debe haber compensación? SÍ © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

17 III. RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO DE CHILEViolación Tratado TRIPS/ADPIC Violación Convenio de París Violación Acuerdo sobre OTC © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

18 TRIPS/ADPIC Art 8 – PrincipiosEmpaquetado Genérico, tal como está planteado en el Proyecto, compromete la responsabilidad internacional del Estado, porque afecta tratados ratificados por Chile Sistema Legal Internacional Las leyes nacionales no modifican tratados internacionales Los tratados internacionales no modifican la Constitución © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

19 TRIPS/ADPIC– Incumplimiento N° 1: Impide usar la marca registrada.Proyecto propone el uso de una advertencia gráfica común entre los distintos productos que afecta: el uso, la integridad y la distintividad de las marcas comerciales gráficas legalmente registradas. La “marca” propuesta por el Proyecto no corresponde al concepto legal de “Marca Registrada”, porque carece de distintividad y no puede usarse la Marca tal como se registró. Proyecto obliga al marcado ilegal de productos: Art. 28 b) Ley : Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas. © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

20 TRIPS/ADPIC – Incumplimiento N° 2: Se afectan Indicaciones GeográficasEl empaquetado genérico impide señalar la Indicación Geográfica a la que podría estar acogido el producto (Ej.: Habanos de Cuba) © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

21 TRIPS/ADPIC – Incumplimiento N° 3: Desconocimiento de eventuales patentes Infracción del tratado en caso de haberse registrado patentes relacionadas con los envases o productos de Tabaco. © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

22 TRIPS/ADPIC – Incumplimiento N° 4: Infringe obligación de compatibilizar la protección de la salud con el ADPIC Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo. © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

23 Infracciones Convenio de ParísCláusula “tal cual es” se pasa a llevar (Art. 6 quinquies) Competencia desleal se facilita (todo es similar) (Art. 10) © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

24 Infracciones al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al ComercioLos Miembros se asegurarán de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional. A tal fin, los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo. […] Al evaluar esos riesgos, los elementos que es pertinente tomar en consideración son, entre otros: la información disponible científica y técnica, la tecnología de elaboración conexa o los usos finales a que se destinen los productos. Los reglamentos técnicos no se mantendrán si las circunstancias u objetivos que dieron lugar a su adopción ya no existen o si las circunstancias u objetivos modificados pueden atenderse de una manera menos restrictiva del comercio. © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

25 Ministerio del Medio Ambiente Resolución N° 1Ministerio del Medio Ambiente Resolución N° exenta de 25 de noviembre de 2015: Aprueba anteproyecto del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago, Artículo 2, página 12 (publicada en extracto el 5 de enero de 2016). “La fracción fina del material particulado tiene efectos y riesgos en la salud, como: mortalidad y admisiones hospitalarias en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y con enfermedad cardiovascular, exacerbación de los síntomas e incremento del asma, aumento de riesgo de infartos al miocardio, inflamación pulmonar, inflamación sistémica, disfunciones endoteliales y vasculares, desarrollo de ateroesclerosis, incremento de las incidencia de infecciones y cáncer respiratorio. Se estima que en Chile se registran cada año muertes prematuras por la contaminación atmosférica. Por lo anterior, el material particulado fino (partículas igual o menores a 2,5 µm), como contaminante atmosférico, está fuertemente relacionado con el aumento en morbilidad y mortalidad de la población”. © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

26 3. PANORAMA INTERNACIONAL© 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

27 “La Salud es lo más Importante”Directiva EU Productos de Tabaco 2014/40 Requiere que las advertencias sanitarias aparezcan en los envases de tabaco y productos relacionados. La combinación de las advertencias sanitarias (imagen y texto) debe cubrir el 65% de la cara frontal y posterior de los envases. “La Salud es lo más Importante” por eso ocupa más espacio que la marca, pero no la puede hacer desaparecer deben coexistir los derechos de salud y propiedad © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

28 Caso Australiano: Australian Tobacco Plain Packaging Act 2011Objetivos: Mejorar la Salud Pública Asumir las obligaciones del Convenio Marco para el Control del Tabaco Logrados a través de: Reducir el atractivo de los productos de tabaco Reducir el consumo de tabaco Mejorar la eficacia de las advertencias de salud Reducir la confusión de los consumidores © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

29 Caso Australiano: Distinto Sistema de Expropiación¿Hay derecho de propiedad sobre las marcas comerciales? ¿Se quitó la propiedad? ¿Se confirió un beneficio al estado australiano? ¿Adquirió la propiedad el estado australiano?  x x (6:1) © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

30 Paneles OMC – Status 5 Demandantes vs. 1 Demandado:Cuba, República Dominicana, Honduras, Indonesia, Ucrania vs. Australia 36 Terceros Panel constituido (Mayo 2014) Alexander Erwin, Francois Dessemontet, Billie Miller Fallo (fines 2017) + Apelación (2018) © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

31 Panel OMC – Ucrania © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

32 Panel OMC – Honduras © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

33 Panel OMC – República Dominicana© 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

34 Panel OMC – Cuba © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

35 Panel OMC– Indonesia © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

36 TRIPS/ADPIC Art 8 – PrincipiosLos Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo. © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

37 TRIPS/ADPIC Art 8 – Principios Caso Chileno – Ley ya está Adecuada al Estándar Publicidad ya está prohibida desde hace años Venta a menores ya está prohibida desde hace años Lugares y condiciones de venta ya están regulados desde hace años © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

38 TRIPS/ADPIC Art 8 – Principios Caso ChilenoProyecto propone el uso de una advertencia gráfica común entre los distintos productos que afecta: el uso, la integridad y la distintividad de las marcas comerciales gráficas legalmente registradas. Proyecto obliga al marcado ilegal de productos: Art. 28 b) Ley : Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas. © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

39 TRIPS/ADPIC Art 15 Materia Objeto de Protección1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. 4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca. © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

40 TRIPS/ADPIC Art 16 Derechos conferidos1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de con-fusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de con- fusión. © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

41 TRIPS/ADPIC Art 19 – Requisito de Uso1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

42 TRIPS/ADPIC Art 20 – Otros RequisitosNo se complicará injustificadamente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

43 OMC - Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio2.2 Los Miembros se asegurarán de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional. A tal fin, los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo. […] Al evaluar esos riesgos, los elementos que es pertinente tomar en consideración son, entre otros: la información disponible científica y técnica, la tecnología de elaboración conexa o los usos finales a que se destinen los productos. © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

44 OMC - Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio2.3 Los reglamentos técnicos no se mantendrán si las circunstancias u objetivos que dieron lugar a su adopción ya no existen o si las circunstancias u objetivos modificados pueden atenderse de una manera menos restrictiva del comercio. © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

45 Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio ¿Restricción Razonable?Excepcionalmente puede restringirse el uso por razones de interés público si: Está comprobado que tales razones de interés público existen y la restricción producirá el efecto esperado; y La restricción es proporcionada y razonable, no hay otras alternativas razonables. No hay antecedentes técnicos ni científicos concluyentes para afirmar que el empaquetado genérico reduzca consumo © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

46 Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio ¿Justificación Suficiente?El interés público debe ser mayor que los demás intereses en juego: interés de los consumidores de distinguir productos, interés en limitar el comercio ilícito de productos falsificados, interés en tener certeza legal, y interés de los dueños de marcas de proteger sus inversiones en marcas registradas o adquiridas legalmente y de buena fe. Licencias obligatorias de medicamentos se pagan © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

47 4. CONFUSIÓN E INDEFENSIÓN DEL CONSUMIDOR© 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

48 Saber o no Saber (Confusión y Desamparo Consumidor)Comerciantes hiper-empoderados Productos escondidos - desconocidos Fama y confianza esfumadas Control de calidad débil Diferenciación por menor precio -> más consumo Falsificaciones sin detectar -> más contrabando Mayor Confusión Consumidor Mayor Desinformación Decisiones Desinformadas Competencia Nula Distintividad Nula © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.

49 CONCLUSIONES El Convenio de la OMS no exige empaquetado genéricoExpropiación marcaria/Mutilación de la marca sin indemnizarla Compromete la responsabilidad internacional del Estado de Chile (infracción de Tratados Internacionales) Confusión y desinformación del Consumidor © 2017 Felipe Claro – Claro & Cia.