1 EL ACUERDO DE LICENCIA
2 ESTÁNDAR DE LICENCIA Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Ramon LLull, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma de Barcelona http://www.recerca.uab.es/convocatories/destacats.asp ESEN http://www.url.edu/cont/rdi/protecciodelapi.php http://ppi.fundacio.urv.cat/planes/documents.php http://portalderecerca.udg.es/tt/lli_documents.asp
3 LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A TERCEROS CESSIÓN vs. LIENCIA ¿Qué es una CESSIÓN? Es la venta y transferencia de la propiedad de la patente ¿Qué es una LLICENCIA? Es la concesión de derechos de explotación de una patente a un tercero
4 LICENCIA No hay cambio de titularidad Obligación de mantenimiento de la patente por el licenciante Demanda por infracción por parte del licenciante (y llicenciatario) Concessión de derechos a múltiples licenciatarios (no exclusiva) Limitable a sectores y/o áreas geográficas Transferencia o no a terceras partes (sublicencias) CESSIÓN Cambio de titularidad Obligación de mantenimiento de la patente por el cesionario Demanda por infracción por parte del cessionario No concessión de derechos a múltiples cessionarios No limitable a sectores y/o áreas geográficas Transferencia a terceras partes (licencias)
5 LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A TERCEROS EL MARCO LEGAL Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de usufructo (Art 74.1 LP) Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas (Art 75.1)
6 Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención (Art 76.1)
7 LA LICENCIA CLÁUSULAS PRINICPALES 1.DEFICINIONES (ELEMENTOS A TRANSFERIR) 2.ÁMBIT DE LA LICENCIA (GEOGRÁFICO, SECTORIAL Y TEMPORAL) 3.DURACIÓN 4.CONTRAPARTIDES (ECONÓMICAS) 5.SISTEMAS DE CONTROL (INFORMES Y AUDITORIAS)
8 6. OBLIGACIONES (MANTENIMENTO, INFRACCIÓN) 7. GARANTÍAS 8. CAUSAS DE FINALIZACIÓN 9. CONFIDENCIALIDAD 10. ARBITRAJE Y JURISDICCIÓN
9 LA LICENCIA 1. ELEMENTOS A TRANSFERIR PATENTE(S) (Identificar: NÚM, TÍTULO) KNOW HOW (Descripción clara y concisa, CONFIDENCIALIDAD)
10 «PATENT» farà referència a les patents o a les sol·licituds de la patent recollides a l’Apèndix B i a les PATENTS RESULTANTS. PATENTS RESULTANTS, en relació amb aquest Contracte, farà referència a qualsevol sol·licitud de patent que resulti: -d’una sol·licitud prioritària recollida a l’Apèndix B, -d’una sol·licitud provisional recollida a l’Apèndix B, -de qualsevol sol·licitud de divisió, continuació o continuació en part, i -qualsevol Certificat Complementari de Protecció o dret d’extensió equivalent mentre que l’abast de les reivindicacions cobreixi els objectes descrits específicament a les sol·licituds de patent recollides a l’ Apèndix B. LA LICENCIA 1. ELEMENTOS A TRANSFERIR
11 LA LICENCIA 2. ÁMBITO DE LA LICENCIA TERRITORIO SECTOR EXCLUSIVIDAD POSIBILIDAD DE SUBLICENCIAR
12 Concesión de licencia. Con sujeción a los términos del presente Contrato, la UNIVERSIDAD concede a la LICENCIATARIA una licencia sometida al pago de derechos de la PATENTE, para utilizar y explotar la TECNOLOGÍA LICENCIADA en el ÁREA DE APLICACIÓN y en el TERRITORIO durante su DURACIÓN. La UNIVERSIDAD pondrá a disposición de la LICENCIATARIA la información confidencial necesaria relacionada con el desarrollo, la producción y el uso de la TECNOLOGÍA LICENCIADA en el ÁREA DE APLICACIÓN. Dicha información estará sujeta a la obligación de confidencialidad establecida en la cláusula 12. LA LICENCIA 2. ÁMBITO DE LA LICENCIA
13 Exclusividad. La licencia concedida a la LICENCIATARIA es única y exclusiva. La UNIVERSIDAD no concederá otra licencia a un TERCERO con respecto a los derechos concedidos por este Contrato. 2.3. Sublicencia. La LICENCIATARIA tendrá derecho a conceder sublicencias sobre sus derechos. La LICENCIATARIA deberá proporcionar a la UNIVERSIDAD una fotocopia completa y firmada de cualquier contrato de sublicencia dentro de un plazo de 15 días a partir de la firma de dicho contrato. 2.4. Derechos retenidos. La UNIVERSIDAD retiene el derecho a llevar a cabo actividades cubiertas por la PATENTE con fines educativos, de enseñanza y de investigación. LA LICENCIA 2. ÁMBITO DE LA LICENCIA
14 LA LICENCIA 3. DURACIÓN NORMALMENTE EN TODA LA VIDA DE LA PATENTE El presente Contrato entrará en vigor en la fecha indicada anteriormente (Fecha de entrada en vigor). La licencia concedida por este Contrato seguirá estando en vigor para cualquiera de los países en los que la PATENTE está pendiente de concesión o en vigor hasta la fecha en que, si está pendiente, se rechace finalmente sin derecho a ulteriores recursos en dicho país o, si está en vigor, caduque o se revoque sin derecho a ulteriores recursos en dicho país. En dicha fecha el presente Contrato se resolverá automáticamente para el país en cuestión.
15 LA LICENCIA 4. CONTRAPARTIDAS ECONÓMICAS (a) Pago inicial (b) Cuotas de mantenimento de la PATENTE (c) Regalías (d) Pagos mínimos (e) Porcentaje de los INGRESOS DE LA SUBLICENCIA (f) Pagos por objetivos cumplidos (g) Pago a tanto alzado TIPO DE PAGO
16 (a) Pago inicial. La LICENCIATARIA deberá pagar a la UNIVERSIDAD un pago inicial según lo especificado en el Apéndice D. Estos pagos no son reembolsables ni compensables con otros conceptos. (b) Cuotas de mantenimiento de la PATENTE. La LICENCIATARIA deberá pagar a la UNIVERSIDAD las cuotas de mantenimiento relacionados con la PATENTE para el TERRITORIO. Las cuotas de mantenimiento de la PATENTE son todos las tasas y costes, incluyendo los honorarios y las tasas oficiales, relativos a la presentación, tramitación y mantenimiento de la PATENTE. Estos pagos no son reembolsables ni compensables con otros conceptos. La UNIVERSIDAD deberá proporcionar a la LICENCIATARIA un ejemplar de las facturas correspondientes. LA LICENCIA 4. CONTRAPARTIDAS ECONÓMICAS
17 (c) Pagos por objetivos cumplidos. La LICENCIATARIA realizará pagos a la UNIVERSIDAD por objetivos cumplidos según el calendario establecido en el Apéndice D. Estos pagos no serán reembolsables ni compensables con otros conceptos. (d) Regalías. La LICENCIATARIA deberá pagar a la UNIVERSIDAD unas Regalías sobre las VENTAS NETAS efectuadas por ella misma y por las SUBLICENCIATARIAS según lo especificado en el Apéndice D. (e) Pagos mínimos. La LICENCIATARIA deberá pagar cada año a la UNIVERSIDAD unos cantidad mínima según lo especificado en el Apéndice D de este Contrato. Los pagos mínimos serán compensables con las Regalías. Dichos pagos no son reembolsables. LA LICENCIA 4. CONTRAPARTIDAS ECONÓMICAS
18 (f) Distribución de los INGRESOS POR SUBLICENCIA. La LICENCIATARIA deberá pagar a la UNIVERSIDAD el porcentaje de todos los INGRESOS DE LA SUBLICENCIA recibidos de acuerdo con lo especificado en el Apéndice D. (g) Pago a tanto alzado. La LICENCIATARIA deberá satisfacer a la UNIVERSIDAD un pago a tanto alzado según lo especificado en el Apéndice D. Dicho pago no es reembolsable. LA LICENCIA 4. CONTRAPARTIDAS ECONÓMICAS
19 Plazo de pago. Los pagos iniciales (y/o el Pago a tanto alzado) deberían realizarse en la Fecha de entrada en vigor a la UNIVERSIDAD dentro de un terminio de treinta (30) días a partir de la emisión de la factura. Las cuotas de mantenimiento de la patente, las Regalías, los ingresos por la sublicencia, los pagos mínimos y los pagos por objetivos cumplidos deberán satisfacerse para cada PERIODO DEL INFORME a la UNIVERSIDAD dentro de un plazo de treinta (30) días a partir de la factura emitida. Definir claramente QUANDO hay la obligación de satisfacer los pagos. PLAZO Y FORMA DE PAGO LA LICENCIA 4. CONTRAPARTIDAS ECONÓMICAS
20 Pagos retrasados. Cualquier pago que la LICENCIATARIA no efectúe en la fecha en que según este Contrato debe hacerlo o previamente a ésta deberá satisfacerse dentro del plazo de los treinta (30) días siguientes, con un interés del dos (2) por ciento sobre la cantidad debida. La LICENCIATARIA correrá con los gastos de cualquier impuesto sobre los ingresos o impuesto similar que, en virtud de la legislación española, grave los beneficios netos que la LICENCIATARIA obtenga, directa o indirectamente, de la licencia concedida por este Contrato. La LICENCIATARIA será responsable de cualquier impuesto de transferencia o registro o impuestos similares o de los honorarios que deban pagarse a un notario por la concesión, prórroga o finalización de la licencia. POSSIBILIDAD DE TERMINACIÓN LA LICENCIA 4. CONTRAPARTIDAS ECONÓMICAS
21 La LICENCIATARIA deberá proporcionar a la UNIVERSIDAD, dentro de un plazo de sesenta (60) días a partir del final de cada PERIODO DE INFORME, informes escritos y razonablemente detallados que deberán contener, como mínimo, la siguiente información: (a) La descripción y el valor de la TECNOLOGÍA LICENCIADA vendida dentro del PERIODO DE INFORME, las VENTAS NETAS, las deducciones utilizadas en el cálculo de dichas VENTAS NETAS y el cálculo de las Regalías. El informe deberá especificar, con respecto a cada uno de los países en los que se vende la TECNOLOGÍA LICENCIADA o SUBLICENCIADA, el Vendedor (esto es, o la LICENCIATARIA o el nombre de la SUBLICENCIATARIA en concreto), [...] INFORMES LA LICENCIA 5. SISTEMAS DE CONTROL
22 [...] el tipo de productos vendidos, la cantidad vendida de cada tipo, y las VENTAS NETAS totales con respecto a cada tipo, expresadas tanto en la divisa local como en euros y mostrando las tasas de cambio utilizadas, durante el periodo al que se refiere el pago de los Regalías. (b) Los progresos en la investigación y el desarrollo, describiendo, si aplica, los hitos conseguidos. Aunque el valor de la TECNOLOGÍA LICENCIADA sea cero (0), los informes seguirán siendo necesarios. Cuando la UNIVERSIDAD reciba cada informe emitirá la factura correspondiente y la enviará a la LICENCIATARIA. LA LICENCIA 5. SISTEMAS DE CONTROL
23 La LICENCIATARIA deberá conservar y mantener una contabilidad razonablemente adecuada en relación con la fabricación, la utilización, la distribución, las ventas y otros usos de la TECNOLOGÍA LICENCIADA. La LICENCIATARIA acepta, previa solicitud por escrito de la UNIVERSIDAD con treinta (30) días de antelación, permitir una vez al año que un auditor oficial e independiente seleccionado por la UNIVERSIDAD pueda auditar las VENTAS NETAS y cualquier otra información relevante que pueda ser razonablemente necesaria para determinar la corrección y precisión de los cálculos en los que se basen las VENTAS NETAS. AUDITORÍAS LA LICENCIA 5. SISTEMAS DE CONTROL
24 LA LICENCIA Todos los gastos de dicha auditoría correrán por cuenta de la UNIVERSIDAD. Si la auditoría difiere en más de un tres por ciento (3%) de las afirmaciones realizadas por la LICENCIATARIA, esta última será responsable de todos los gastos en los que se haya incurrido para realizar dicha auditoría. 5. SISTEMAS DE CONTROL
25 LA LICENCIA 6. OBLIGACIONES MANTENIMENTO DE LA PATENTE Típicamente, por parte del llicenciatario si es una licencia exclusiva y por parte del licenciante si es no exclusiva. INFRACCIÓN Por parte del licenciante (y/o del llicenciante en caso de registro de la licencia). ¿Quién recibe las posibles indemnizaciones?
26 LA LICENCIA DE PODER LICENCIAR LAS PATENTES (De que el licenciante es el titular, que no ha comprometido los derechos, etc.) NO DE LA VALIDEZ DE LAS PATENTES NO DE QUE LA EXPLOTACIÓN DE LA TECNOLGÍA NO INFRINJA DERECHOS DE TERCEROS DE QUE LA TECNOLOGÍA LICENCIADA FUNCIONIE (¿?) 7. GARANTÍAS
27 LA LICENCIA 7. GARANTÍAS Garantías. Excepto cuando se afirme lo contrario en el presente Contrato, la UNIVERSIDAD no ofrece ningún tipo de garantía con respecto a la PATENTE, expresa o implícita, incluyendo, entre otras, garantías de comercialización, adecuación a un uso concreto, no infracción, validez de las reivindicaciones de la PATENTE, hayan sido ya concedidas o estén pendientes de concesión, y la ausencia de vicios ocultos o de cualquier otro tipo, puedan o no ser descubiertos. En concreto, y sin perjuicio de lo anterior, la UNIVERSIDAD no ofrece ningún tipo de garantía (i) en relación con la validez o la extensión de la PATENTE, ni (ii) de que el uso de la PATENTE o de cualquier TECNOLOGÍA LICENCIADA no infringirá ninguna PATENTE, u otros derechos de propiedad intelectual e industrial de un TERCERO.
28 LA LICENCIA 8. FINALIZACIÓN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRACTO (Falta de pagos, etc.) ACUERDO DE LAS DOS PARTES POR ATACAR LA VALIDEZ DE LAS PATENTES EN INSOLVENCIA O SITUACIÓN CONCURSAL O LIQUIDACIÓN DEL LICENCIATARIO POR VOLUNTAD DEL LICENCIATARIO (la tecnología no funciona o el proyecto no es viable, etc.) ADICIONAL (ANEXO): no ventas, no hitos ¿QUÉ SOBREVIVE A LA TERMINACIÓN? (Confidencialidad, pagos que se deben)
29 LA LICENCIA 9. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN NO PÚBLICA (KNOW-HOW) DEL PROPIO CONTRACTO (O PARTE DEL MISMO: Condiciones económicas, etc.)
30 LA LLICÈNCIA 10. ARBITRAJE Y JURISDICCIÓN DEJAR UN PERÍODO PARA RESOLVER DISCREPANCIAS AMISTOSAMENTE (Fijar terminio) ARBITRAJE vs. JURISDICCIÓN
31 Xavier Sánchez Vallvé Universitat Autònoma de Barcelona © 2006 [email protected]