1 El concepto de uso en la ley de marcas. El uso como presupuesto de infracción XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial Hotel Four Seasons 26 y 27 de agosto de 2010 Pablo Wegbrait
2 El concepto de uso en la Ley de Marcas 22.362 Mas bien cabe hablar de un “no-concepto” ya que -si bien la Ley 22.362 hace referencia al uso en varias oportunidades- no da un concepto.
3 Referencias al uso en la Ley de Marcas 22.362 - Art. 4: la exclusividad de uso se adquiere con el registro. Para oponerse al uso de una marca se requiere un interés legítimo del oponente; - Art. 9: cualquiera de los titulares de una marca puede usarla salvo estipulación en contrario;
4 Referencias al uso en la Ley de Marcas 22.362 - Art. 31: pena de prisión, pudiendo aplicarse además multa, para quien use una marca registrada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización; - Art. 31: pena de prisión, pudiendo aplicarse además multa, para quien use una marca registrada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización; -Art. 35: acción civil para obtener el cese de uso de una marca. -Art. 35: acción civil para obtener el cese de uso de una marca. - Arts. 5 y 26 (renovación y caducidad). - Arts. 5 y 26 (renovación y caducidad).
5 Dos posiciones sobre el uso de marca ajena Cualquier uso de marca ajena, o cualquier referencia a la marca ajena, sin autorización, implica una violación al derecho exclusivo. Cualquier uso de marca ajena, o cualquier referencia a la marca ajena, sin autorización, implica una violación al derecho exclusivo. Evaluación del uso de marca ajena dependiendo del contexto (¿Hay confusión, aprovechamiento del prestigio o dilución?). Evaluación del uso de marca ajena dependiendo del contexto (¿Hay confusión, aprovechamiento del prestigio o dilución?).
6 Jurisprudencia Flides c. Seminarium S.A. s / cese de uso de marcas. Daños y perjuicios. CN Com. Civ. y Fed., Sala II – 24/10/97. Flides c. Seminarium S.A. s / cese de uso de marcas. Daños y perjuicios. CN Com. Civ. y Fed., Sala II – 24/10/97. Cese de uso de la marca LIDERAZGO, clase 41. Cese de uso de la marca LIDERAZGO, clase 41. La demandada llevó a cabo varios cursos destinados particularmente a empresarios y ejecutivos de alto rango. La demandada llevó a cabo varios cursos destinados particularmente a empresarios y ejecutivos de alto rango.
7 Flides c. Seminarium En el desarrollo de su actividad, Seminarium S.A. organizó y promovió un seminario sobre “Liderazgo”. En el desarrollo de su actividad, Seminarium S.A. organizó y promovió un seminario sobre “Liderazgo”. Al tomar conocimiento del seminario, la "Fundación para el Liderazgo, la Investigación y el Desarrollo Ético Social" (FLIDES), titular de la marca LIDERAZGO en la clase 41, consideró que la utilización de la palabra LIDERAZGO infringía sus derechos marcarios, por lo que inició acción por cese de uso, más daños y perjuicios. Al tomar conocimiento del seminario, la "Fundación para el Liderazgo, la Investigación y el Desarrollo Ético Social" (FLIDES), titular de la marca LIDERAZGO en la clase 41, consideró que la utilización de la palabra LIDERAZGO infringía sus derechos marcarios, por lo que inició acción por cese de uso, más daños y perjuicios.
8 Flides c. Seminarium La marca LIDERAZGO no es pasible de objeción en cuanto a su validez, pero ello no significa que ese sustantivo no pueda ser utilizado por terceros cuando su empleo se halle desprovisto de toda connotación marcaria y su uso sea necesario para aludir a lo que él significa como objeto de estudio y no como medio de identificación y distinción de un servicio.
9 Navarro Correas c. Cartellone "Bodegas J. Edmundo Navarro Correas c/ Agro Industrias Cartellone S.A.”, CN Fed. Civ. y Com., Sala I, 22/03/91. "Bodegas J. Edmundo Navarro Correas c/ Agro Industrias Cartellone S.A.”, CN Fed. Civ. y Com., Sala I, 22/03/91. La actora buscaba que se declarase ilegítima la campaña publicitaria de la demandada, denominada “GALERÍA”, más daños y perjuicios. La actora buscaba que se declarase ilegítima la campaña publicitaria de la demandada, denominada “GALERÍA”, más daños y perjuicios.
10 Navarro Correas c. Cartellone Descripción de la publicidad objetada: Descripción de la publicidad objetada: Aparecía un decorado, en cuyo fondo había copas y reproducciones de botellas de vino montadas en bastidores. Aparecía un decorado, en cuyo fondo había copas y reproducciones de botellas de vino montadas en bastidores. Sobre esa escenografía, la cámara enfocaba en primer plano dos copas que avanzaban sobre los escalones hacia las reproducciones de botellas de vino. Sobre esa escenografía, la cámara enfocaba en primer plano dos copas que avanzaban sobre los escalones hacia las reproducciones de botellas de vino. Las copas avanzaban delante de las reproducciones de botellas de vino pasando delante de otra reproducción de una botella del formato y color de la registrada por la actora, con una etiqueta del mismo color al del envase de vino pinot noir de Navarro Correas, que no era filmado entero, sino sólo su parte superior. Las copas avanzaban delante de las reproducciones de botellas de vino pasando delante de otra reproducción de una botella del formato y color de la registrada por la actora, con una etiqueta del mismo color al del envase de vino pinot noir de Navarro Correas, que no era filmado entero, sino sólo su parte superior.
11 Navarro Correas c. Cartellone La etiqueta del vino decía Navas Larrea (en vez de Navarro Correas) aunque el fallo aclara que el nombre Navas Larrea no se percibía en el video (el nombre Navas Larrea surgía de la documental obrante en la causa). La etiqueta del vino decía Navas Larrea (en vez de Navarro Correas) aunque el fallo aclara que el nombre Navas Larrea no se percibía en el video (el nombre Navas Larrea surgía de la documental obrante en la causa). Finalmente, las copas avanzan hacia un bastidor donde figuraba una reproducción del vino Saint Valéry de la demandada y se inclinan ante él. Finalmente, las copas avanzan hacia un bastidor donde figuraba una reproducción del vino Saint Valéry de la demandada y se inclinan ante él.
12 Navarro Correas c. Cartellone Voto del Dr. Pérez Delgado: Voto del Dr. Pérez Delgado: Debe distinguirse entre el uso sin autorización de una marca ajena, como si fuera propia, de la mera referencia o mención de ella en la utilización de otra marca propia. Debe distinguirse entre el uso sin autorización de una marca ajena, como si fuera propia, de la mera referencia o mención de ella en la utilización de otra marca propia. En el primer caso siempre habrá una infracción a los derechos marcarios, mientras que en el segundo dependerá de las circunstancias de cada caso pues la referencia de la marca ajena puede constituir una actitud legítima, cuando se reconoce que es otro el titular y no se trata de denigrarla o de desacreditarla. En el primer caso siempre habrá una infracción a los derechos marcarios, mientras que en el segundo dependerá de las circunstancias de cada caso pues la referencia de la marca ajena puede constituir una actitud legítima, cuando se reconoce que es otro el titular y no se trata de denigrarla o de desacreditarla.
13 Gillette c. Energizer The Gillette Company c. Energizer Argentina S.A. s/ incidente de apelación de medida cautelar, CN Com. Civ y Fed., Sala I – 26/03/09.
14 Gillette c. Energizer Energizer realizó una publicidad gráfica que representaba una cinchada entre un grupo de seis conejos de fantasía -algunos de los cuales figuraban caídos- y una pila “personificada” con la marca “Energizer” (Energito) que gana la competencia. Energizer realizó una publicidad gráfica que representaba una cinchada entre un grupo de seis conejos de fantasía -algunos de los cuales figuraban caídos- y una pila “personificada” con la marca “Energizer” (Energito) que gana la competencia. Leyenda: "Energizer. Lithium dura hasta 6 veces más que Duracell" Leyenda: "Energizer. Lithium dura hasta 6 veces más que Duracell" Por debajo, en letra más pequeña, más clara y centrada: "común, en cámaras digitales". Por debajo, en letra más pequeña, más clara y centrada: "común, en cámaras digitales".
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16 Gillette c. Energizer Del aviso objetado no se desprendía claramente que la comparación establecida no se refería a productos homogéneos. Del aviso objetado no se desprendía claramente que la comparación establecida no se refería a productos homogéneos. Cabía concluir que la publicidad objetada, en principio, podía lesionar los derechos de Gillette al intentar establecer erróneamente que el producto de Energizer era superior. Cabía concluir que la publicidad objetada, en principio, podía lesionar los derechos de Gillette al intentar establecer erróneamente que el producto de Energizer era superior.
17 Lanham Act Artículo 45: Artículo 45: “Uso en el comercio” significa el uso de buena fe de una marca en el curso ordinario del comercio, que no es llevado a cabo simplemente para reservar derechos respecto de una marca. A los fines del presente capítulo, se considerará que una marca ha sido usada en el comercio: “Uso en el comercio” significa el uso de buena fe de una marca en el curso ordinario del comercio, que no es llevado a cabo simplemente para reservar derechos respecto de una marca. A los fines del presente capítulo, se considerará que una marca ha sido usada en el comercio:
18 Lanham Act En productos, cuando: la marca se coloca de cualquier manera en productos, etiquetas o envases … y si los productos son vendidos o transportados en el comercio; En productos, cuando: la marca se coloca de cualquier manera en productos, etiquetas o envases … y si los productos son vendidos o transportados en el comercio; 2- En servicios, cuando: la marca se usa o exhibe en la venta o promoción de servicios prestados en el comercio….y la persona que presta los servicios realiza actividades comerciales en relación con dichos servicios. 2- En servicios, cuando: la marca se usa o exhibe en la venta o promoción de servicios prestados en el comercio….y la persona que presta los servicios realiza actividades comerciales en relación con dichos servicios.
19 KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc. Corte Suprema de EE.UU. (8/12/04) Corte Suprema de EE.UU. (8/12/04) Tanto la actora como la demandada habían usado la frase “micro color” o “micro colors” en sus productos de maquillaje. Lasting Impression registró la marca MICRO COLORS ante la USPTO. Tanto la actora como la demandada habían usado la frase “micro color” o “micro colors” en sus productos de maquillaje. Lasting Impression registró la marca MICRO COLORS ante la USPTO. KP realizó una publicidad usando el término MICROCOLOR y Lasting demandó por cese de uso de su marca registrada. KP realizó una publicidad usando el término MICROCOLOR y Lasting demandó por cese de uso de su marca registrada. KP inició acción declarativa para que se determine que su uso no era infractor y Lasting reconvino. KP inició acción declarativa para que se determine que su uso no era infractor y Lasting reconvino.
20 KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc. En primera instancia, el juez consideró que KP había usado el término MICROCOLOR en forma descriptiva, incluso antes de que Lasting hubiese registrado su marca MICRO COLORS, por lo que KP había hecho un “uso leal” (fair use) y no consideró si podía producirse confusión en los consumidores. En primera instancia, el juez consideró que KP había usado el término MICROCOLOR en forma descriptiva, incluso antes de que Lasting hubiese registrado su marca MICRO COLORS, por lo que KP había hecho un “uso leal” (fair use) y no consideró si podía producirse confusión en los consumidores. En segunda instancia, se consideró que el juez se había equivocado al tratar el caso bajo la defensa del fair use, sin considerar si había existido confusión. En segunda instancia, se consideró que el juez se había equivocado al tratar el caso bajo la defensa del fair use, sin considerar si había existido confusión.
21 KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc. La Corte Suprema expresó que el demandado que se vale de una defensa de fair use no tiene la carga de negar la existencia de un riesgo de confusión, y consideró que incumbe al demandante la carga de probar dicho riesgo, porque la ley no dice nada respecto del riesgo de confusión al enumerar los elementos de la defensa de fair use. La Corte Suprema expresó que el demandado que se vale de una defensa de fair use no tiene la carga de negar la existencia de un riesgo de confusión, y consideró que incumbe al demandante la carga de probar dicho riesgo, porque la ley no dice nada respecto del riesgo de confusión al enumerar los elementos de la defensa de fair use. Quien decide usar una marca descriptiva, debe hacerse cargo de su elección. Quien decide usar una marca descriptiva, debe hacerse cargo de su elección.
22 Unión Europea Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 12/11/2002). Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 12/11/2002). El litigio se suscitó porque el Sr. Reed vendía bufandas en las que figuraba en letras grandes la palabra “ARSENAL”, registrada por el club Arsenal para dichos productos, entre otros. El litigio se suscitó porque el Sr. Reed vendía bufandas en las que figuraba en letras grandes la palabra “ARSENAL”, registrada por el club Arsenal para dichos productos, entre otros. El Sr. Reed vendía desde 1970 recuerdos y otros productos relacionados con el fútbol, casi todos haciendo referencia al club Arsenal, en varios puestos situados en los alrededores del estadio del club. El Sr. Reed vendía desde 1970 recuerdos y otros productos relacionados con el fútbol, casi todos haciendo referencia al club Arsenal, en varios puestos situados en los alrededores del estadio del club.
23 Unión Europea (caso Arsenal) En el puesto del Sr. Reed había un “gran cartel” que decía: “El término o el (los) logotipo(s) en los artículos que están a la venta se utilizan únicamente para adornar el producto y no implican ni revelan afiliación o relación alguna con el fabricante o los distribuidores de cualquier otro producto. Sólo los que llevan las etiquetas que acreditan que se trata de artículos oficiales del Arsenal son productos oficiales del Arsenal.” En el puesto del Sr. Reed había un “gran cartel” que decía: “El término o el (los) logotipo(s) en los artículos que están a la venta se utilizan únicamente para adornar el producto y no implican ni revelan afiliación o relación alguna con el fabricante o los distribuidores de cualquier otro producto. Sólo los que llevan las etiquetas que acreditan que se trata de artículos oficiales del Arsenal son productos oficiales del Arsenal.” El Sr. Reed alegaba que vendía los productos como muestra de apoyo al Arsenal, del cual era seguidor. El Sr. Reed alegaba que vendía los productos como muestra de apoyo al Arsenal, del cual era seguidor.
24 Unión Europea (caso Arsenal) Art. 5.1 - Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas: Art. 5.1 - Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas: La marca registrada confiere a su titular el derecho exclusivo de prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: La marca registrada confiere a su titular el derecho exclusivo de prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: a) De cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; a) De cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
25 Unión Europea (caso Arsenal) El uso de un signo idéntico a la marca puede poner en peligro la garantía de procedencia, que constituye la función esencial de la marca. El uso de un signo idéntico a la marca puede poner en peligro la garantía de procedencia, que constituye la función esencial de la marca. Si un tercero utiliza en el tráfico económico un signo idéntico a una marca válidamente registrada en productos idénticos a aquellos para los que está registrada, el titular de la marca puede oponerse a este uso con arreglo al art. 5.1.a de la Directiva Europea. Si un tercero utiliza en el tráfico económico un signo idéntico a una marca válidamente registrada en productos idénticos a aquellos para los que está registrada, el titular de la marca puede oponerse a este uso con arreglo al art. 5.1.a de la Directiva Europea.
26 Unión Europea Adam Opel AG v. Autec AG Adam Opel AG v. Autec AG Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) – 25/1/2007. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) – 25/1/2007.
27 Logo Opel Opel es titular de la siguiente marca figurativa nacional registrada en Alemania: Opel es titular de la siguiente marca figurativa nacional registrada en Alemania:
28 Adam Opel AG c. Autec AG Autec fabricaba modelos a escala reducida de automóviles guiados por control remoto, distinguidos con la marca CARTRONIC. Autec fabricaba modelos a escala reducida de automóviles guiados por control remoto, distinguidos con la marca CARTRONIC. A principios de 2004, Opel constató que en Alemania se comercializaba un modelo a escala teledirigido del Opel Astra V8 coupé que llevaba incorporado el logo Opel en la rejilla, a imagen del vehículo original, fabricado por Autec. A principios de 2004, Opel constató que en Alemania se comercializaba un modelo a escala teledirigido del Opel Astra V8 coupé que llevaba incorporado el logo Opel en la rejilla, a imagen del vehículo original, fabricado por Autec. El logo de Opel estaba registrado para vehículos y para juguetes. El logo de Opel estaba registrado para vehículos y para juguetes.
29 Adam Opel AG c. Autec AG La marca CARTRONIC figuraba de forma claramente visible en la portada de las instrucciones de uso que acompañaban a cada modelo a escala y en la parte delantera del control remoto. Además, la indicación «AUTEC® AG» aparecía en la contraportada de las instrucciones de uso.
30 Adam Opel AG v. Autec AG El derecho exclusivo previsto en el artículo 5.1 de la Directiva se concede para permitir que el titular de la marca pueda garantizar que la marca cumpla las funciones que le son propias, por lo que debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar la función de garantizar a los consumidores la procedencia del producto. El derecho exclusivo previsto en el artículo 5.1 de la Directiva se concede para permitir que el titular de la marca pueda garantizar que la marca cumpla las funciones que le son propias, por lo que debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar la función de garantizar a los consumidores la procedencia del producto. Conforme al artículo 5.1, sólo puede prohibirse a un tercero incorporar un signo idéntico a una marca registrada para juguetes a modelos a escala reducida de vehículos, si ello menoscaba o puede menoscabar las funciones de esta marca. Conforme al artículo 5.1, sólo puede prohibirse a un tercero incorporar un signo idéntico a una marca registrada para juguetes a modelos a escala reducida de vehículos, si ello menoscaba o puede menoscabar las funciones de esta marca.
31 Adam Opel AG v. Autec AG Dado que Autec no vendía automóviles, no había por su parte un uso del logo Opel como marca registrada para vehículos automóviles en el sentido del artículo 5.1 a) de la Directiva.
32 Verimark - BMW AG Corte Suprema de Sudáfrica, 17/5/2007. Corte Suprema de Sudáfrica, 17/5/2007. Caso iniciado por BMW por infracción a su logo, registrado en Sudáfrica en las clases 3 (para preparaciones para pulir automóviles) y 12 (para vehículos), entre otras. Caso iniciado por BMW por infracción a su logo, registrado en Sudáfrica en las clases 3 (para preparaciones para pulir automóviles) y 12 (para vehículos), entre otras.
33 Verimark - BMW AG Verimark, empresa líder en “infomerciales”. Verimark, empresa líder en “infomerciales”. Para promocionar dos de sus productos - DIAMOND GUARD CARE KIT y DIAMOND GUARD CAR POLISH- Verimark realizó un comercial en el que un BMW es primero tratado con el DIAMOND GUARD y luego un líquido inflamable es vertido sobre el capó del auto y se le prende fuego sin causar ningún daño a la pintura del auto.
34 Verimark - BMW AG En otro comercial, un auto viejo y barato es tratado con el DIAMOND GUARD y se transforma en un reluciente BMW. BMW alegaba que su marca se veía claramente y, por eso, consideraba que Verimark infringía su derecho de marca.
35 Verimark - BMW AG Representación del packaging: Representación del packaging:
36 Verimark - BMW AG La Corte sostuvo que el consumidor promedio consideraría que se usaba al automóvil para ilustrar las propiedades del DIAMOND GUARD y que nadie consideraría que existía un vínculo entre BMW y DIAMOND GUARD o que el logo de BMW cumplía la función de garantía de origen en relación con el DIAMOND GUARD.
37 Muchas gracias.