1 La Propiedad Intelectual Josiah Hernandez Director de la OPITT UPRM Stefani – 319 [email protected] Opitt 1

2 Que es la propiedad intelectual  La propiedad intelectual es un derecho patrimonial de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado para usar o explotar en diferentes; también tiene que ver con la capacidad creativa de la mente.  El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga uso de su propiedad sin su consentimiento. Opitt 2

3 La propiedad intelectual se clasifica en 4 categorías:  Derechos de autor (copy write)  Patentes  Marcas registradas (trade mark)  Secretos industriales (trade secrets)  Otros tipos de propiedad intellectual  Capital humano  Lista de clientes Opitt 3

4 PATENTE Constitucion de los EE.UU., Articulo 1, Seccion 8, Clausula 8  La revolucion industrial EE.UU. Vs Inglaterra  Un arreglo legal en donde el invento se le revela al publico a cambio de que el inventor reciba, por un priodo limitado de tiempo, el derecho exclusivo de controlar la forma en que se utiliza el invento  Es “propiedad”: derecho de tiempo limitado para excluir a otros de usarlo, fabricarlo o venderlo  Es Territorial”: otorga proteccion unicamente dentro de los Estados Unidos. No es una patente a nivel mundial  Se le otorga la patente al primer inventor en solicitar  plazo de 20 años (a partir de la fecha de presentación) Opitt 4

5 EVALUACIÓN INICIAL  3 Requisitos para Obtener una Patente  Ú til. (utilidad)  Novel. (Novedad)  No-obvio. (evidencia)  “Adequately described or enabled (for one of ordinary skill in the art to make and use the invention) (35 U.S.C. 112, 1 st paragraph)”  “Claimed by the inventor in clear and definite terms (35 U.S.C. 112, 2 nd paragraph)” Opitt 5

6 Obvio vs. No-Obvio Opitt 6 Nano-Wires – Cadmio Selenio Propiedades ópticas únicas No-Obvio Obvio Botellas de cerveza con diversos colores para filtrar la luz y proteger contenido YA EXISTE EL CONCEPTO INVENTIVO

7 ¿ Que se puede patentar? Categorías de los Inventos  Patentes de Utilidad: "anything under the sun that is made by man" as statutory subject matter. Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308-09, 206 USPQ 193, 197 (1980).”  Proceso  Máquina  Artículo de manufactura: fabricación  Composición de la materia  Mejoras de los mismos Opitt 7

8 Concepto de “Mejoras” y derechos de exclusividad Opitt 8 Patente #1 Patent Holder #2 Holds a patent having claims to a yellow marker Holds a patent having claims to a yellow marker with a pen on the opposing end Patent Holder #1 has the right to exclude anyone from making, using, selling or importing a product having the basic element of a yellow marker. Patent Holder #1 has the right to right to exclude others from making, using, offering for sale, selling or importing the marker having a pen on the opposing end. In order for Patent Holder #2 to make his invention, he must obtain permission from Patent Holder #1 to make his invention which comprises the basic element of a yellow marker. Please note that Patent Holder #2 does not have the right to make his invention.

9 9 ¿ Que no se puede patentar?  Leyes de la naturaleza (E = mc 2)  Fenomenos fisicos (fuego, relampagos)  Ideas abstractas (algoritmos matematicos)  Cosas que ocurran de manera natural (Mineral desubierto recientemente como existe en la naturaleza) – hay controversias con este tema  Codigos de software para computadoras  OJO: se puede patentar la aplicacion del uso de leyes de la naturaleza o fenomenos fisicos para cumplir una funcion hecho por el hombre  Las ideas no se patentizan…..El como se patentiza From MPEP 2106 Opitt

10 10 Tipos de Solicitudes de Patentes  “Provisional Patent Application”  De utilidad: “Non-provisional (Utility) Patent Application” – plazo de 20 años (a partir de la fecha de presentación)  De diseño: “Design Patent Application” – plazo de 14 años (a partir de la emisión, otorgamiento)  “Plant Patent Application” – plazo de 20 años (a partir de la presentación)  “International Patent Application” (PCT) http://www.uspto.gov/web/patents/types.htm Opitt

11 ¿Porqué las patentes son tan importantes?  Incentivan a la investigación y desarrollo (R&D)  Justifica los altos costos de Investigación y desarrollo por medio de un monopolio temporero  Cuando se otorga una patente, se divulga los detalles de la invención.  Las patentes provee la oportunidad a cualquier persona de proteger y comercializar sus innovaciones sin capital inicial. El inventor puede recibir un ingreso vendiendo la patente o licenciándola. Opitt 11

12 ¿Como Podemos Aprovechar La PI A Través De La Comercialización?  Licencias  IBM  Texas Instruments  Vendiendo patente  Capital inicial para empresas incipientes “start-ups”  Donando patentes (deducible)  Patent pools y cobrando membresía por el derecho de patentes dentro del portafolio  Litigación Opitt 12

13 Política De La UPR Sobre La Propiedad Intelectual  Según la política de la UPR(Cert. 132, 2002-03) La propiedad intelectual desarrollado con recursos de la Universidad le pertenece a la Universidad.  La regalía y los ingresos generado de la propiedad intelectual se comparte entre la Universidad y los inventores.  33 1/3 % - inventor(es)  56 2/3% - departamento del inventor  10% - fondo especial de la UPR  Cantidad restante se usara para apoyar a los proyectos de investigación y desarrollo Opitt 13

14 El Desarrollo De La Innovación Idea Pruebas de Laboratorio Resultados contundentes Prototipo Producto Viable 1) Defininr problema 2) Búsqueda de arte previa 3) Como se esta atendiendo problema hoy 4) Elegir métodos para resolver problema 1)Probar métodos 2)Verificar éxito de métodos 3)Escoger mejor método 4)Lab notebooks 1)Construir prototipo 2)Transición: teórico a práctico 3)Análisis de Mercado (productos) 1)Definir resultados 2)Detallar métdo exitoso 3)Solicitud de patente 1)Perfeccionar producto 2)Producción para las masas 3)Analisis de viabilidad

15 Time Line del proceso de Propiedad Intelectual - UPR Desarrollo de Innovación Desarrollo Patente UPR 6 meses a 2 años 6 meses a 1 año 2 años a 3 años Empresas interesadas en esta etapa (early stage tech) Vender patente Licenciar patente Start-up business 6 meses a 1 año Provisional a no-provisional Divulgación al publico después de solicitud provisional Buscar empresas interesadas en licenciar Opitt 15 Proceso de patentizar en USPTO Comercialización

16 Lab Notebooks  Cuaderno de prácticas con el registro completo de los experimentos que subyacen un artículo publicado. Un cuaderno de laboratorio (colloq. Cuaderno de laboratorio) es un registro principal de la investigación. Los investigadores utilizan un cuaderno de laboratorio para documentar sus hipótesis, experimentos y análisis inicial o la interpretación de estos experimentos. Opitt 16

17 La confidencialidad  Public Disclosures  What type of medium counts as a public disclosure that bars a patent?  "Public disclosure" is not confined to publications in books and technical journals. Poster sessions, slides, lectures, seminars which are open to the public, letters, even conversations can count as a bar to patentability--depending on the country.  In particular:  Any written or oral disclosure, even to a single person, counts as a "public disclosure" in most countries--unless the recipient agrees that the information was conveyed in confidence.  Simply announcing that you have made an invention is not a "public disclosure" of the invention. In order to act as a patent bar, the disclosure must be "enabling "--that is, it must teach someone "of ordinary skill in the art" how to actually duplicate the invention. Opitt 17

18 Non-Disclosure Agreements ¿Qué pasa si quiero hablar de mi invención con otros, fuera de mi institución, antes de que haya presentado una solicitud de patente?  Usted debe tener la persona (o empresa) firman un acuerdo de confidencialidad, comprometiéndose a mantener su invención en la confianza, antes de tener la discusión.  Hablando con un amigo  Divulgando información a empresas, profesores, y otros profesionales  Proyectos de investigación  Proyectos de diseño Opitt 18

19 ¿Quién es dueño de los derechos de patente?  Las patentes se conceden sólo para el verdadero inventor, quien puede vender todo o parte de su / su interés en la solicitud de patente o patente a cualquiera por una asignación debidamente redactada. Sólo el verdadero inventor puede solicitar una patente con la Oficina de Patentes y Marcas. Opitt 19

20 Tengo una idea…  Búsqueda de patentes y literatura  Hay que ver si la idea es novedosa y viable  Divulgación de la invención  OPITT S-319  Evaulación preliminar  Viabilidad tecnológica  Viabilidad de Mercado  Viabilidad legal Opitt 20

21 BÚSQUEDA DE ARTE PREVIA  NO es Requisito del USPTO  ¿Por Qué Realizar una Búsqueda de Arte Previa?  Determinar que la invención es única.  Mitigar riesgo de infringir.  Identificar características potenciales del nuevo producto.  Identificar la competencia.  Identificar otros posibles usos del nuevo producto.  Identificar posibles elementos substitutos o equivalentes.  Determinar la tecnología existente en un área. Opitt 21

22 Primer paso: ver si ya existe tu idea  Busqueda de publicaciones  IEEE  Lexus Nexus  ACM  Busqueda de patentes  Google Patentes  Patbase  MicroPatent Opitt 22  Busqueda de productos  Factiva  Business news database  Busqueda de empresas dentro del area de tecnologia Es importante ver si tu idea verdaderamente es novedosa

23 Si ya existe la idea, ¿cuales son las opciones?  Existen alternativas?  Existen mejoras de las patentes existentes?  Se podría desarrollar una empresa sin la patente? Opitt 23

24 Viabilidad tecnológica  Has reducido la idea a práctica?  Te da los mismos resultados una y otra vez?  A que categoría tecnológica le pertenece a tu idea  Tecnología pionera (nano tecnología)  Tecnología en desarrollo (bio combustible, pantallas táctiles)  Tecnología saturada (tecnología USB) Opitt 24

25 Análisis del mercado  ¿Cuan grande es la industria en la cual pertenece tu invención?  ¿Hay mucha competencia?  ¿Quienes son los jugadores principales? ¿Empresas grandes?  ¿Cuan fácil sería sacar un prototipo al Mercado?  ¿Cuales son las barreras de entrada de tu producto?  “SWOT analysis”  ¿Como ha crecido esta industria en los últimos 5 años?  Crecimiento para los próximos 5 años Opitt 25

26 Preguntas Opitt 26