1 Módulo 5B: ¿Qué tipo de protección es la adecuada?Propiedad Intelectual (PI) en el mundo real Dejar esta diapositiva antes de hablar. Antes de hablar no se olvide de introducir los: detalles del evento y su nombre en la próxima diapositiva. ip4inno

2 ¿Qué tipo de protección es la adecuada?Ejercicio 1 Cultivadores locales de fruta Divida los asistentes en 3 o 4 grupos. Distribuya un papel con el siguiente texto: Su cliente es un Consorcio de cooperativas de cultivadores locales de frutas, que desean introducir el kaki en el mercado. Estos cultivadores han conseguido una producción sostenida y desean conseguir un mayor número de consumidores. Estos señores han decidido vender sus productos bajo una marca común. Conscientes que no demasiada gente conoce su producto, consideran que deben ser particularmente imaginativos en su estrategia de marketing. Así, para su anuncio usarán el eslogan “a kaki day, a better day”, siendo la marca “akakiday” y mostrando una de esas frutas. Además, la imagen de la fruta será usada para diferentes artículos de merchandising (ceniceros, camisetas…) El color kaki será usado para los diferentes materiales de negocio (vehículos, embases, papel, anuncio del consorcio…) y el anuncio de radio y TV tendrá una música de inspiración japonesa. También han creado un portal web En el ejercicio, cada grupo deberá decidir: - ¿Cuál de estos elementos de marketing pueden ser registrados o protegidos de alguna forma? - ¿Qué consejos les darían al Consorcio antes de invertir dinero en su estrategia de marketing, tanto si están los diferentes elementos protegidos como si no lo están? Tiempo para el ejercicio: 10 minutos. ip4inno

3 ¿Qué tipo de protección es la adecuada?Confidencialidad Marca comercial Copyright Patentes Diseño Industrial Dominios de Internet ip4inno

4 ¿Qué tipo de protección es la adecuada?Confidencialidad Marca comercial Copyright Patentes Diseño Industrial Dominios de Internet ip4inno

5 ¿Cuál de estos elementos de marketing están protegidos por la marca comercial?Eslogan Música Dominio Internet Novedad Nombre Logo Diseño gráfico Color Todos los elementos de marketing pueden protegerse, cualquier signo que es “distintivo” de un organismo, o los bienes y servicios que produce. En este campo, “distintivo” es cualquier cosa que puede diferenciarlos a ellos y sus productos o servicios del resto de competidores. No sólo el nombre está protegido, pues también lo está la imagen, logo…. En realidad, cualquier cosa puede operar como una marca mientras tenga distinción. Así, en nuestro ejemplo citado, cualquier cosa puede protegerse. No obstante, hay diferentes factores legales y técnicos que las Oficinas de Marcas tienen que considerar antes de permitir un registro, y algunos elementos pueden no ser autorizados, dependiendo de las regulaciones estatales. Teóricamente, cualquier cosa es posible, pero el consejo profesional de un abogado es recomendable, especialmente en casos de marcas no tradicionales. ip4inno

6 ¿Qué es una Marca Registrada?Cualquier signo que es posible representar gráficamente Cualquier signo que es susceptible de distinguir bienes y servicios de un actor diferenciándolos de los de otros. Una identificación del origen (de un producto o serv.) Una forma de hacer dinero Por ejemplo, la definición de Marca Comercial es “cualquier signo que puede ser representado gráficamente…mediante el cual se pueden distinguir los bienes y servicios relacionados con un actor de los de otros”. La Marca es reconocida por los consumidores, guiando en la elección de un mismo producto, con el mismo origen, y con la misma calidad y características. Si no hubiera marcas distinguibles, los consumidores consumirían indistintamente un producto que otro. Así, la Marca permite diferenciar el producto de tu empresa y contribuye a establecer la imagen y reputación de tus productos y servicios, y de la misma compañía. Cuando la competencia crece, esta seguridad aumenta su importancia, siendo la base para obtener una cuota de mercado que permita tener unas buenas ganancias. ip4inno

7 Dibujos simples de diferentes marcas, que aún siendo gráficos simples tienen un enorme poder en la mente de los consumidores, puesto que en diferentes casos hasta inducen una emoción al receptor. La marca es en muchos casos un activo de primer orden para las compañías, con una valorización económica muy importante para la misma. Pueden registrarse muchos elementos: palabras (con o sin sentido para un idioma, con o sin color especial) grupos de letras, números, dibujos, imágenes, formas, eslogans…y combinación de todo lo anterior. ip4inno

8 La Marca Comercial Forma, denominación y esloganakakiday A kaki day, a better day En nuestro ejemplo, el dibujo mostrado puede registrarse como marca comercial, al igual que “akakiday” y que el tercer dibujo. Si el diseño del logo lo hace una empresa especializada, el cliente debe hacer un acuerdo de confidencialidad por escrito, en cuyo contrato el propietario de los resultados de propiedad intelectual que se deriven debe ser claramente el cliente. ip4inno

9 Música como Marca Comercial RegistradaNokia tune (OHIM Trade Mark ) from: Francisco Tárrega (Spain, ) Grand Vals Cada símbolo es una herramienta de comunicación. Cualquier elemento que se pueda percibir con alguno de los 5 sentidos lo es. La capacidad de atracción de la música y de diferentes sonidos puede ser usada para captar la atención de los consumidores y distinguir los propios productos y servicios de los de los competidores. Los sonidos y las melodías están protegidas. Un ejemplo es el tono de NOKIA, protegido (Community Trade Mark ) y que la marca usa para sus campañas publicitarias y sus teléfonos. El tono es de Francisco Tarrega (Grand Vals), una versión que puede escucharse en La protección es para usar y vender móviles: NOKIA no puede impedir la reproducción de esa música para un concierto!! Francisco Tarrega fue un compositor de guitarra, nacido en 1852 y muerto en 1909, cuando no existían copyrights a pagar a los herederos (el copyright dura durante la vida del autor y 70 años después de su muerte, de acuerdo a la Directiva 93/98/CEEE ( ) Si la Asociación de cultivadores quiere usar una música más reciente, deberá pagar para que se haga una nueva melodía (con el adecuado contrato de propiedad) o establecer un acuerdo con el propietario de los derechos. ip4inno

10 Sonido registrado como Marca comercialEl grito de Tarzan (OHIM Trade Mark application , withdrawn) Otra marca comercial de sonido es el grito de Tazan (Trade Mark Application ), de Edgar Rice Burroughs, Inc. Un sonido usado en la televisión, radio…que ha sido protegido gracias a las tecnologías de la comunicación, al poderse registar. (reproducir) Aquellos sonidos que no se pueden representar por notas musicales (ladrido de un perro, el sonido de la lluvia) no se acepta en muchas Oficinas. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. registró el rugido del león en EUA, pero se podría considerar si ese rugido se distinguiría como el de la Metro-Goldwyn-Mayer, Inc si no se viera la imagen de la compañía… ip4inno

11 Colores registrados como Marcas ComercialesSe pueden proteger colores singulares: El color lila/púrpura ha sido registardo en relación al chocolate (OHIM Trade Mark 31203) OHIM Trade Mark 13367 El color es un elemento con gran poder de identificación de marca. El color como tal, sin una forma particular, puede registrarse en algunos casos como marca en relación a un tipo de productos concretos. Ejemplo de ello es el color lila singular del envoltorio del chocolate MILKA. Se registró ese color en relación al chocolate. Los colores verde y amarillo en el panel de una gasolinera son marca registrada de British Petrolium. Cuando el consumidor ve esa combinación sabe que esa gasolinera es de BP. El verde y blanco de una caja de aspirinas también está registrado. El logo de la Bayer, y el nombre de aspirina son también marcas registradas. OHIM Trade Mark ip4inno

12 El color kaki como marca registrada¿el color kaki per se? ¿el color kaki para frutas? El color es un elemento muy efectivo para identificar una marca. El color per se (sin una forma) puede registrarse en casos específicos asociados a determinados productos. No obstante, varias oficinas de patentes son reticentes a pedir el requisito de distintividad para colores, los cuales sólo pueden permitirse a posteriori. Así, el “color kaki” solo puede ser protegido por el Consorcio de cultivadores cuando los consumidores ya lo conocen, y entonces la protección obviamente será en relación a la fruta. ip4inno

13 Formas como marcas registradasOHIM Trade Mark OHIM Trade Marks 31203, 31237 COCA-COLA Las formas tridimensionales pueden registrarse como marcas, como la conocida botella de Coca-Cola, la cual fue diseñada para ser reconocida incluso en la oscuridad, e incluso cuando está rota. TABLERONE La gente cuenta con 5 sentidos para identificar cosas, así, uno puede reconocer un tipo de chocolate concreto sólo por al forma triangular de la misma. TABLERONE es el ejemplo de ello. Tiene registrada la forma triangular del chocolate así como el envoltorio. SMINT El dispensador de SMINT está registrado LEVI’s Las dos curvas que convergen en la parte inferior son identificativas de LEVI’s. Uno puede estimar el valor de una figura mirando las imitaciones que hay de esa marca en las calles. OHIM Trade Mark OHIM Trade Mark ip4inno

14 Eslóganes como marca registradaPalabras de uso común o ruidos no pueden se registrados como marcas. Connecting People It is all about you The Best a Man Can Get you can Sí se pueden registrar FRASES. Pero no palabras de uso común en una clase concreta de cosas. El ejemplo de GILLETE lo ilustra. El eslogan es: “the best a man can get”, en lugar de “the best of all shavers”) ip4inno

15 Nombres de Dominios como MarcasEl registro de la marca, el registro del nombre de la compañía, y el registro del dominio de Internet son cosas independientes. Un dominio puede registrarse como Marca. El sistema de dominios no protege contra similitudes. Incorporar otra marca dentro de tu dominio puede considerarse una vulneración de marca. Es preferible registrar el dominio como una marca. El dominio de Internet es diferente a una marca comercial, pero éste puede protegerse como una marca. Es importante recordar que un nombre de dominio en Internet se concede por el sistema “quien primero registra lo consigue” en un mismo nivel de dominios. Así, aún habiendo podido registrar un determinado dominio, puede que éste no reúna las características necesarias para conseguir ser registrado como Marca Comercial, si puede confundirse con otras marcas ya existentes. Se debe tener cuidado de no incorporar en un dominio propio una marca ya registrada, pues se podría entrar en un delito de marcas. Asimismo, puede ocurrir a la inversa. Es decir, si alguien establece un dominio y uno piensa que le debe pertenecer, se puede pedir asesoramiento legal en la cuestión. Existen diferentes procedimientos de resolución de disputas en ello. Por ejemplo, en la WIPO (World Intellectual Property Organisation). Si tu nombre de dominio no es el mismo que tu nombre de marca, puede ser recomendable que registres la URL también como una marca. Las disputas sobre nombres de dominios sólo se resuelven con la cancelación, transferencia o congelación del portal web denunciado, por lo que es preferible estar bajo la protección de la ley de marcas si se da le caso del “cyber-squatter” (aquel que rregistra un nombre de dominio con la intención de ganar dinero con la venta de los derechos del mismo a su teórico propietario). ip4inno

16 Estudio por conflicto La solicitud se compara auditivamente y visualmente. Se comparan los bienes o servicios. Las marcas se rechazan si son los mismo o muy similares a otras marcas anteriormente solicitadas en la misma clase o una parecida. 0637 0637 Examinar las marcas significa que éstas se rechazan si son los mismo o muy similares a otras marcas anteriormente solicitadas en la misma clase o una parecida. Se examinan visualmente (palabra, imagen, color, forma) y auditivamente (palabras diferentes pero sonido similar o que se refieren a otras marcas). La marca puede rechazarse si se percibe que existe confusión con otra marca perteneciente al mismo sector de actividad. EJEMPLO: la marca 0637, aplicada a piezas de plástico para la construcción podía confundirse con la marca LEGO, que ofrece la misma clase de productos. Si se da la vuelta a la figura se puede leer el mismo número que el de LEGO. ip4inno

17 ¿Por qué buscar infracciones?Evitar errores caros Saber de marcas competidoras Solución temprana de problemas potenciales Es importante evitar infracciones en el ámbito de las marcas! Se puede dar una tendencia, psicológica y financiera, de crear una marca intencionadamente “nueva” y después usar esta marca para una serie de otros productos, anuncios, etc. entrando en una violación de una marca registrada. Cualquiera que considere la posibilidad de usar una marca debería ver si existen marcas iguales o similares para evitar así problemas futuros. Este servicio está disponible gratuitamente en y la mayoría de oficinas nacionales de patentes y marcas tienen este tipo de servicios vía Internet. Abogados especializados en temas de propiedad intelectual y/o marcas, así como muchas oficinas de patentes y marcas pueden asesorar en la protección de la marca, algo especialmente importante en sectores donde hay elevado riesgo de entrar en conflicto con marcas ya existentes. Búsqueda de Marcas Comunitarias OAMI/OHIM: Búsqueda de Marcas españolas: -> “Localizador de marcas” ip4inno

18 Registro internacional de la marcaConvención de Paris: 6 meses de prioridad Protocolo de Madrid OAMI / OHIM: Marcas Comunitarias Existen 3 vías principales para conseguir la protección internacional de una marca: 1- el elemento más importante de la Convención de París es el del reconocimiento mutuo de fechas de registro. Es decir, si una persona registra una marca en su país, y dentro de los siguientes 6 meses a tal hecho registra la misma marca en otro país sujeto a la Convención de París o a la Organización Mundial de Comercio (OMC), el segundo país tratará la solicitud de registro como si se hubiese hecho en la fecha del primer país. El resultado de ello es que se puede tener una familia de marcas registradas de una misma marca todas ellas con la misma fecha. 2- El protocolo de Madrid está administrado por la World Intellectual Property Organisation (WIPO) en Ginebra y facilita el registro de marcas en los países adheridos a dicho Protocolo. Puesto que en él están presentes los países más importantes a nivel comercial y económico, resulta interesante contemplar esta posibilidad si se desea registrar la marca en diferentes países. La solicitud de registro debe basarse en una marca registrada en el país del solicitante, y éste debe solicitar una marca internacional indicando los países (entre los adheridos al protocolo) donde se desea la protección. Así, la WIPO en Ginebra recibe la solicitud y la incluye en el Registro Internacional pasando los detalles de la misma a los países que anteriormente el solicitante indicó. Posteriormente, cada país examina la solicitud de acuerdo a sus propios criterios de registro. 3- La oficina para la harmonización del mercado interno (Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)) está autorizada a registrar las Marcas de la Comunidad Europea, la cual da una protección unificada en todos los países de la UE, bajo las misma regulaciones. El solicitante puede dirigirse directamente a la OHIM o a su oficina nacional de marcas. La OHIM examinará la solicitud para comprobar que no describe bienes (en las lenguas oficiales de los Estados miembros de la UE), mira en sus registros por si existen marcas similares que pudieran causar confusión y solicita a los Estados miembros que hagan lo mismo. No se presentan objeciones en el caso de existir marcas anteriores con las que confundirse, pero los detalles de ello se enviarán al solicitante para que éste puede determinar como proceder dado el riesgo existente. ip4inno

19 Otras marcas “no tradicionales”NOKIA hands animation (OHIM Trade Mark ) El abanico de símbolos que los negocios desearían usar como marcas registradas está incrementando muy rápidamente, apareciendo símbolos modificados de otros primarios: palabras, letras, números, diseños… las innovaciones tecnológicas ayudan a ello. Ejemplo: NOKIA. Tiene como marca registrada 4 imágenes de manos que se entrelazan, mostrando dicho proceso de izquierda a derecha y de arriba abajo representando que se dan la mano. Las marcas animadas pueden captar la atención de internautas, pues son mucho más eficientes que las tradicionales bidimensionales. No todas las Oficinas de Marcas aceptan este tipo de marcas, por lo que algunas empresas que desean proteger estas cosas frecuentemente chocan con las leyes de copyright, diseños industriales, competencia desleal… Pero la presión del mercado, así como el desarrollo de tecnologías para al búsqueda en las Oficinas de Marcas llevará a un nuevo escenario en la que la presencia de estas “marcas no tradicionales” serán cada vez más comunes. La razón de porqué las empresas se interesan en proteger las marcas reside en que, más allá de los derechos de propiedad intelectual, la protección de una marca registrada no tiene límite de tiempo siempre que sea usada comercialmente y se paguen la correspondientes tarifas. Por el contrario, el copyright, tiene una duración limitada (vida del autor + 70 años a contar desde de su muerte), pero la protección de patentes son 20 años y la protección de diseño 25. No se sabe si con los dominios de Internet pasará lo mismo, pero lo que sí se sabe es que el sistema de marcas seguirá vigente porque se ha demostrado tener capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos. ip4inno

20 Marcas No registradas El derecho de una marca registrada emana de su registro en una Oficina de Marcas. La prioridad de uso sólo crea el derecho en caso de evidencia constatada que la marca no esté registrada. En algunos países (GB y EUA) existe el signo ™, que puede usarse para marcas no registradas, y el signo ®, que sólo se puede usar para marcas registradas. Si una marca no registrada es violada, se puede atacar con una acción de “Passig Off”. Necesidad de pruebas. El derecho de una marca comercial o conjunto de marcas se origina con su registro en una Oficina de Marcas. La prioridad de uso de una marca no registrada no otorga la propiedad de la marca, excepto en el caso que dicho símbolo no registrado sea ampliamente conocida por el público general. Entonces, el usuario de dicho símbolo sólo puede oponerse al registro de la misma por una tercera parte en el caso de que ésta sea una marca notoria y ampliamente conocida. En Gran Bretaña y los EUA, el símbolo TM, se puede usar para marcas no registradas, y el símbolo ® sólo para marcas registradas. Si una marca no registrada es violada, se puede atacar con una acción de “Passing Off”. En esa casuística, debe probarse una amplia evidencia, probando una reputación estable de la marca, la posibilidad de confusión consecuente de los consumidores y el daño realizado. ip4inno

21 Costes implicados Tarifa de la solicitud a la OHIM Trade Mark: 900 euro (750 para solicitud electrónica) Tarifa de la solicitud nacional de marca: 148 euro (ES) Nombre de dominio de Internet: aprox. 30 euros/año (ES) Media página de anuncio en un diario nacional: 12,170 euros (EL PAIS, ES) Estas son las principales tarifas relacionadas con la protección de las cuestiones anteriormente presentadas. Como comparativa se pone el ejemplo del coste con un anuncio, de media página, en un diario de tirada nacional (12.170€ por día) Aunque a veces se presenta el coste de protección como una razón para no usar los derechos de propiedad intelectual, esto no aplica en el caso de las marcas. La protección de una marca es una herramienta que permite salir al mercado con más seguridad. La protección de una marca (idea, logo, etc.) vendrá por el registro de la misma. En caso contrario el emprendedor se habrá gastado dinero en diseño, nombre, anuncios exponiéndose a que venga alguien después y use sus ideas sacando provecho de ello, con el efecto negativo consecuente sobre el primero. ip4inno