1 Postępowanie w sprawie sprzeciwu – zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty Warszawa, 02.06.2016r.

2 Zakres prawa do znaku towarowego monopol posługiwania się znakiem na rynku Prawo ochronne na znak towarowy uprawnia do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy (art. 153 ust.1. p.w.p.) Używanie znaku towarowego może polegać na:  umieszczaniu znaku na towarach lub ich opakowaniach  oferowaniu i wprowadzaniu towarów oznaczonych znakiem do obrotu  imporcie, eksporcie, składowaniu  oferowaniu i świadczeniu usług pod znakiem  reklamie  umieszczanie znaku na dokumentach handlowych

3 monopol trwający potencjalnie w nieskończoność - o ile znak jest opłacany i rzeczywiście używany obowiązek używania znaku towarowego: Zakres prawa do znaku towarowego  okres łaski – 5 lat  skutki nieużywania po okresie łaski:  stwierdzenie wygaśnięcie prawa ochronnego art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w zw. art.169 ust.2  brak możliwości zakazania osobie trzeciej używania znaku art. 157 p.w.p.  nieskuteczność sprzeciwu wobec rejestracji znaku późniejszego art. 152 19 ust.4 p.w.p.  brak możliwości unieważnienia znaku późniejszego art. 166 ust.1

4 Motyw 9 Dyrektywy W celu ograniczenia ogólnej liczby zarejestrowanych i chronionych we Wspólnocie znaków towarowych i, w następstwie tego, liczby kolizji powstających między nimi, istotne jest stosowanie wymogu, że zarejestrowane znaki towarowe muszą być rzeczywiście używane lub, jeżeli nie są używane, powinny podlegać wygaśnięciu. Motyw 10 Rozporządzenia Nie istnieje uzasadnienie dla ochrony unijnych znaków towarowych lub, ochrony przeciwko nim, wszelkich znaków zarejestrowanych przed nimi, chyba że te znaki towarowe są rzeczywiście używane.

5 Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego Art.169 ust 1 pkt 1 i ust.4 P rawo ochronne wygasa na skutek: nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania; Przez używanie znaku, w rozumieniu ust. 1, rozumie się również używanie znaku: 1) różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru; 2) przez umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu; 3) przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego; 4) przez osobę upoważnioną do używania znaku wspólnego albo znaku wspólnego gwarancyjnego. 5. Nie uważa się za używanie znaku w sposób rzeczywisty używania znaku w reklamie towaru, który nie jest dostępny na rynku krajowym ani nie jest w kraju wytwarzany na potrzeby eksportu. Regulacja krajowa

6 Postępowanie w sprawie sprzeciwu Art. 152 19 ust.4 W terminie, o którym mowa w ust. 3, zgłaszający może podnieść zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem, chyba że istnieją ważne powody tego nieużywania lub nie upłynął okres 5 lat od daty zarejestrowania wcześniejszego znaku. W przypadku uznania zarzutu za zasadny, Urząd Patentowy oddala sprzeciw.

7 Konwencja Paryska – art.5 C ust. 1 i 2 1. Jeżeli w danym państwie [...] używanie znaku zarejestrowanego jest obowiązkowe, rejestracja będzie mogła wygasnąć dopiero po upływie stosownego terminu i o ile zainteresowany nie usprawiedliwi powodów swej bezczynności. 2. Stosowanie przez właściciela znaku towarowego w postaci różniącej się w części od postaci znaku zarejestrowanego w jednym z państw będących członkami związku [utworzonego na podstawie art. 1 konwencji paryskiej], ale niezmieniającej znamion odróżniających tego znaku, nie spowoduje wygaśnięcia rejestracji i nie ograniczy ochrony przyznanej znakowi”

8 Art. 10 Dyrektywy 1.Jeżeli w okresie pięciu lat od daty zakończenia procedury rejestracji znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszej dyrektywie, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania. W rozumieniu ust. 1 za używanie uważa się również: a)używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany; b)umieszczanie znaku towarowego na towarach lub na ich opakowaniach we Wspólnocie wyłącznie w celu wywozu. 2. Używanie znaku towarowego za zgodą właściciela lub przez osobę upoważnioną do używania znaku wspólnego lub znaku gwarancyjnego lub certyfikacyjnego uważa się za dokonane przez właściciela.

9 o Używanie – rzeczywiste używanie o Kryteria oceny wynikają z orzecznictwa C-40/01 Ansul - używanie odpowiadające funkcji znaku, a nie tylko symboliczne „ Pod pojęciem rzeczywistego używania w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy należy rozumieć używanie, które nie ma charakteru symbolicznego, nastawionego wyłącznie na utrzymanie prawa ochronnego na znak towarowy. Musi to być zatem używanie faktyczne, zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentowi czy końcowemu odbiorcy, że towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, poprzez umożliwienie mu – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów i usług mających inne pochodzenie handlowe” „ochrona znaku towarowego i skutki, na które w wyniku jego rejestracji można powoływać się względem osób trzecich, nie mogą trwać, jeżeli znak towarowy utracił podstawę do występowania w obrocie, jaką jest wykreowanie lub zachowanie rynku zbytu dla towarów lub usług opatrzonych oznaczeniem tworzącym ten znak względem towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw” - używanie na rynku chronionych przez znak towarów lub usług, a nie tylko wewnątrz przedsiębiorstwa C-442/07 Radetzky „używanie znaku towarowego przez stowarzyszenie niemające celu zarobkowego podczas czysto prywatnych uroczystości lub w celu ich zapowiedzi lub promocji stanowi używanie znaku na potrzeby wewnętrzne, a nie rzeczywiste używanie w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy.” Rzeczywiste używanie

10 Ale: C-495/07 Silberquelle „WELNESS DRINK” „ wspomniane przedmioty nie podlegają dystrybucji mającej na celu penetrację rynku towarów należących do tej samej klasy co one. W takich okolicznościach umieszczenie znaku towarowego na takich przedmiotach nie przyczynia się ani do wykreowania rynku zbytu dla nich, ani nawet, w interesie konsumentów, nie pomaga odróżnić ich od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw.” - oferowanie towarów lub usług bez celu zarobkowego nie jest rozstrzygające „Tak długo jak omawiane stowarzyszenie(niemające celu zarobkowego) używa znaków towarowych, z których jest uprawnione, do celów identyfikowania i promowania towarów lub usług, dla których są one zarejestrowane, jest to używanie faktyczne, które stanowi „rzeczywiste używanie” w rozumieniu art. 12 ust. l dyrektywy.” „znak towarowy jest rzeczywiście używany wówczas, gdy stowarzyszenie niemające celu zarobkowego używa go w relacjach z klientami, w celu zapowiedzi organizowanych uroczystości, na papierze firmowym i materiałach reklamowych oraz gdy jego członkowie umieszczają go na odznakach, które noszą podczas zbiórki i rozdzielania darów”

11 - zalecenie Trybunału, aby: „uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wykazać, że dany znak towarowy rzeczywiście jest w użyciu w obrocie gospodarczym, w szczególności chodzi o formy używania traktowane w określonej gałęzi gospodarczej jako uzasadnione i mające na celu zachowanie lub pozyskanie udziału w rynku dla towarów lub usług chronionych przez dany znak towarowy.” (C-40/01) „Ocena ta musi opierać się na wszystkich okolicznościach faktycznych mających znaczenie dla sprawy, takich jak w szczególności cechy rozpatrywanego rynku, charakter towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, zakres terytorialny i ilościowy używania, jak również częstotliwość i regularność tego używania.” (C-149/01) - Używanie powinno być trwałe - nie sporadyczne Ale: „używanie znaku towarowego, nawet na minimalną skalę, o ile jest faktycznie uzasadnione handlowo, może być wystarczające do stwierdzenia, że doszło do spełnienia przesłanki rzeczywistego używania w zależności od towarów i usług oraz właściwego rynku” (T-409/07)

12 - nie można ustanowić ilościowej zasady de minimis „używanie znaku przez jednego klienta importującego towary, dla których znak jest zarejestrowany, może wystarczyć do udowodnienia, że takie używanie jest rzeczywiste, jeśli można uznać, że operacja importu ma autentyczne uzasadnienie handlowe dla właściciela znaku.” La Mer C- 259/02 Rzeczywiste używanie, a zwykła eksploatacja nie należy oceniać sukcesu handlowego ani strategii gospodarczej danego przedsiębiorstwa, ani tez nie można ograniczać ochrony znaków tylko do przypadków wykorzystania tych znaków do celów handlowych na dużą skalę (T-334/01, T203/02) ocenę zakresu eksploatacji należy odnieść od wielkości przedsiębiorstwa uprawnionego Rzeczywiste używanie, a użycie symboliczne Rzeczywiste używanie

13 Dowody muszą dotyczyć: - miejsca - czasu - zakresu - charakteru używania Dowodowi mogą być np.: opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, zdjęcia, ogłoszenia itd. Wykazywanie rzeczywistego używania

14 Znak w postaci zarejestrowanej lub różniącej się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru Zmieniona postać znaku : - odmienna postać sama w sobie też może zostać zarejestrowana PROTI PROTI PLUSProtifit Proti Power Postać używanego znaku

15 Używanie samodzielne, jako składnika innego znaku lub w połączeniu z nim C-353/03 Nestle, Levi’s „ aby dane używanie mieściło się w pojęciu rzeczywistego używania w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, zarejestrowany znak towarowy, który jest używany wyłącznie jako część innego złożonego znaku towarowego lub w połączeniu z innym znakiem towarowym, dalej musi być postrzegany jako wskazanie pochodzenia danego towaru.” C-12/12 Colloseum Postać używanego znaku

16 Zmiana postaci w jakiej znak został zarejestrowany – nie chodzi o zwykłe zestawienie dwóch znaków „ wymóg „rzeczywistego używania” w rozumieniu tych przepisów może zostać spełniony, jeżeli graficzny wspólnotowy znak towarowy jest używany wyłącznie w połączeniu z nałożonym na niego słownym wspólnotowym znakiem towarowym i jeżeli połączenie tych dwóch znaków jest ponadto samo zarejestrowane jako odrębny wspólnotowy znak towarowy, pod warunkiem że różnice między postacią, w jakiej znak jest używany, a postacią, w jakiej został on zarejestrowany, nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku w zarejestrowanej postaci”

17 Zasada specjalizacji ale: C-40/01 -Części należące do składu lub struktury towarów już sprzedanych i na których umieszcza się ten sam znak towarowy - jako że stanowią one składnik towaru to ich rzeczywiste używania może zostać odniesione do samych towarów - Używanie dla towarów lub usług, które nie należą do składu i struktury towarów już sprzedanych, ale mają z nimi bezpośredni związek i maja zaspokoić potrzeby odbiorców towarów (elementy wyposażenia, usługi konserwacji, naprawy) Towary i usługi objęte używaniem znaku

18 „1. Jeżeli warunkiem utrzymania rejestracji jest używanie, rejestracja może być unieważniona jedynie po upływie nieprzerwanego okresu co najmniej trzech lat, w ciągu których znak towarowy nie był używany, chyba że właściciel znaku towarowego wykaże, iż zaistniały ważne przyczyny związane z istnieniem przeszkód dla używania znaku. Okoliczności, które powstały niezależnie od woli właściciela znaku towarowego, które stanowią przeszkody dla używania tego znaku, takie jak restrykcje importowe lub inne wymogi rządowe dotyczące towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, będą uważane za ważne przyczyny nieużywania znaku”. TRIPS art. 19 ust. 1 Ważne przyczyny nieużywania

19 Przeszkody nieużywania C-246/05 - ważne powody muszą być zewnętrze, niezależne od woli „n ie wystarcza, by „przeszkody biurokratyczne”, takie jak podniesione w postępowaniu przed sądem krajowym, były niezależne od woli uprawnionego ze znaku, lecz przeszkody te winny ponadto pozostawać w bezpośrednim związku ze znakiem do tego stopnia, że jego używanie jest uzależnione od pomyślnego zakończenia procedur administracyjnych” „Należy niemniej jednak sprecyzować, że dana przeszkoda niekoniecznie musi uniemożliwiać używanie znaku towarowego, aby być uznaną za pozostającą w wystarczająco bezpośrednim związku ze znakiem towarowym. Stać się tak może również, w przypadku gdy przeszkoda czyni używanie pozbawionym sensu.” „Nie wydaje się rozsądnym wymaganie od uprawionego do znaku towarowego, by zmienił strategię przedsiębiorstwa, aby umożliwić jednak używanie tego znaku.” Ważne przyczyny nieużywania

20 Leno Merken C-149/11 zasięg terytorialny używania nie stanowi odrębnego kryterium rzeczywistego używania, a jedynie jest jednym z jego elementów, który należy włączyć w całościową analizę i zbadać równolegle z innymi elementami. Dlatego też wyrażenie „we Wspólnocie” służy określeniu rynku geograficznego odnośnego dla każdego badania rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego. oceny istnienia „rzeczywistego używania we Wspólnocie” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy dokonać w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich. Chociaż wprawdzie uzasadnione jest oczekiwanie, iż wspólnotowy znak towarowy – jako że korzysta z bardziej rozległej ochrony terytorialnej niż krajowy znak towarowy – powinien być używany na obszarze większym niż jedno państwo członkowskie, aby mógł zostać uznany za „rzeczywiście używany”, to jednak nie można wykluczyć, że w niektórych okolicznościach rynek towarów lub usług, dla których wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany, będzie faktycznie ograniczony do obszaru jednego państwa członkowskiego. Używanie znaku unijnego

21 Leno Merken C-149/11 w przypadku gdy sąd krajowy stwierdzi, uwzględniwszy wszystkie okoliczności faktyczne sprawy, że używanie w państwie członkowskim było niewystarczające, aby stanowiło rzeczywiste używanie we Wspólnocie, wciąż będzie można dokonać konwersji wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego w drodze zastosowania wyjątku przewidzianego w art. 112 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. nie można przyjąć wymogu używani w „znacznej części wspólnoty” i nie można z góry założyć, że jedno państwa wystarczy nawet jeśli można zasadnie spodziewać się, że wspólnotowy znak towarowy będzie używany na większym obszarze niż krajowe znaki towarowe, to nie jest konieczne, by takie używanie było rozległe pod względem geograficznym w celu uznania go za rzeczywiste, ponieważ takie uznanie zależy zwykle od właściwości danych towarów lub usług na właściwym rynku nie jest możliwe ustalenie a priori i w sposób abstrakcyjny, jaki zakres terytorialny winien zostać przyjęty, Używanie znaku unijnego

22 Zagadnienia proceduralne

23 Postępowanie w sprawie sprzeciwu Zgłoszenie znaku towarowego 3 miesiące na wniesienie sprzeciwu Wniesienie sprzeciwu Decyzja Decyzja w sprawie sprzeciwu Oś czasu Publikacja w BUP Ugodowe rozstrzygnięcie Odpowiedź na sprzeciw Uzupełnienie sprzeciwu Prawo ostatniego słowa Doręczenie odpisu sprzeciu

24 SPRZECIW TERMIN: 3-miesiące od daty publikacji w BUPie UWAGA!!! termin nieprzywracalny wniesiony po terminie -pozostawienie bez rozpoznania w formie postanowienia Sprzeciw oraz inne pisma powinny być złożone wraz z odpisem dla strony przeciwnej Postępowanie w sprawie sprzeciwu

25 Sprzeciw powinien zawierać:  oznaczenie stron;  wskazanie znaku, wobec którego wnoszony jest sprzeciw  wskazanie podstawy faktycznej i prawnej, w tym wskazanie wcześniejszego prawa  uzasadnienie;  podpis składającego sprzeciw. Strony postępowania: Zgłaszający Wnoszący sprzeciw Postępowanie w sprawie sprzeciwu

26 Urząd informuje o: wniesieniu sprzeciwu; terminie na ugodowe rozstrzygnięcie sporu 2 miesiące od dnia doręczenia informacji ALE możliwość przedłużenia do max. 6 m-cy Postępowanie w sprawie sprzeciwu

27 Odpowiedź na sprzeciw:  wskazanie zarzutów  przytoczenie wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów na ich poparcie zarzut nieużywania znaku wcześniejszego art. 152 19 ust. 4 Postępowanie w sprawie sprzeciwu

28 Charakter prawny zarzutu nieużywania wcześniejszego znaku - zarzut procesowy - nie powoduje wygaśnięcia prawa do znaku Przerzuca ciężar dowodu na wnoszącego sprzeciw Postępowanie w sprawie sprzeciwu

29 Zarzut nieużywania znaku wcześniejszego - art. 152 19 ust. 4  w stosunku do towarów objętych sprzeciwem  w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat (przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu) CHYBA ŻE: istnieją ważne powody tego nieużywania lub nie upłynął okres 5 lat od daty zarejestrowania wcześniejszego znaku Postępowanie w sprawie sprzeciwu

30 SPRZECIW: przytoczenie podstawy prawnej i faktycznej Wnoszący sprzeciw Odpowiedź na sprzeciw: wszystkie twierdzenia i dowody Zarzut nieużywania znaku wcześniejszeg o [prekluzja] Zgłaszający znak ODPOWIEDŹ: Ustosunkowanie się do odpowiedzi na sprzeciw, w szczególności zarzutu nieużywania znaku Uzupełnienie wszystkich dowodów [prekluzja] Wnoszący sprzeciw Wypowiedzenie się co do przekazanego materiału (odpowiedzi wnoszącego sprzeciw) Zarzuty zgłaszającego mogą dotyczyć tylko dodatkowych materiałów i twierdzeń uzupełniających sprzeciw Zgłaszający znak Postępowanie w sprawie sprzeciwu

31 UWAGA!!! Urząd Patentowy pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w wyznaczonym terminie WYJĄTKI:  wcześniejsze powołanie dowodów nie było możliwe;  potrzeba ich powołania wyniknęła później Postępowanie w sprawie sprzeciwu

32 Urząd rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw Po rozpatrzeniu sprzeciwu Urząd wydaje decyzję o:  oddaleniu sprzeciwu;  uznaniu go za zasadny w całości lub w części Postępowanie w sprawie sprzeciwu

33 Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji wydanej w sprawie sprzeciwu rozstrzygany przez kolegia orzekające do spraw spornych możliwości przeprowadzenia rozprawy z urzędu lub na wniosek strony, jeżeli Urząd uzna to za zasadne Postępowanie w sprawie sprzeciwu

34 Dziękuję za uwagę. Kontakt: [email protected]