1 Sistemas de oposición comparados ARGENTINA, URUGUAY, PARAGUAY, VENEZUELA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU) MEXICO Gordó Llobell Abogados Agentes de la Propiedad Industrial Ricardo M. Gordó Llobell (h) XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial de Propiedad Industrial Jueves 26 de agosto de 2010 Buenos Aires – Four Seasons Hotel
2 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar SISTEMAS DE REGISTRO DE MARCAS. OPOSICION SOLICITUD DE REGISTRO EXAMEN FORMAL PUBLICACION OPOSICIONES CARACTER ADMINISTRATIVO FUNDAMENTO PORQUE LESIONA UN DERECHO PROPIO (confundibilidad directa-indirecta, motivos absolutos, competencia desleal-mala fe)
3 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar COMPARATIVO PAISES. EXCEPCION MEXICO NO HAY SISTEMAS DE OPOSICION. NO HAY PUBLICACION PREVIA SOLO PUBLICACION DEL REGISTRO NULIDAD DEL REGISTRO ART. 151 Ley de la Propiedad Industrial SITUACION INTERMEDIA PARA CASOS DE MARCAS EN TRAMITE OBSERVACIONES DE UN TERCERO. “CAUSA UN PERJUICIO” no bloquea la marca solo advierte y no es obligación considerarla
4 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar COMPARATIVO PAISES. CASO MEXICO NULIDAD DE MARCA REGISTRADA. ACCION ADMINISTRATIVA IMPUGNABLE JUDICIALMENTE FUNDAMENTOS. ART. 151 1) CONTRAVENCION A LA LEY. MOTIVOS ABSOLUTOS. IMPRESCRIPTIBLE 2) MARCAS DE HECHO (USADA) LOCAL 0 EXTRANJERA IDENTICA O SIMILAR EN GRADO DE CONFUSION. PRODUCTOS – SERVICIOS IDENTIC0S O SIMILARES. PRESCRIPCION 3 AÑOS 3) MARCA CONCEDIDA EN BASE A DATOS FALSOS. PRESCRIPCION 5 AÑOS 4) MARCA IGUAL O SEMEJANTE EN VIGOR EN GRADO DE CONFUSION PRODUCTOS – SERVICIOS IDENTIC0S O SIMILARES. PRESCRIPCION 5 AÑOS 5) MARCAS DE MALA FE ( AGENTE, REPRESENTANTE, USUARIO ADMINISTRADOR DISTRIBUIDOR) IMPRESCRIPTIBLE
5 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar COMPARATIVO PAISES. PLAZO OPOSICION COMPUTADO A PARTIR DE LA PUBLICACION ARGENTINA 30 DIAS CORRIDOS URUGUAY 30 DIAS CORRIDOS VENEZUELA 30 DIAS HABILES PARAGUAY 60 DIAS HABILES BOLIVIA 30 DIAS HABILES COLOMBIA 30 DIAS CORRIDOS PERU 30 DIAS HABILES ECUADOR 30 HABILES EXTENDIBLES COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (C.A.N.)
6 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar COMPARATIVO PAISES. FUNDAMENTOS DE OPOSICION QUIEN SE OPONE. INTERES LEGITIMO PORQUE LESIONA UN DERECHO PROPIO CONFUNDIBILIDAD, MOTIVOS ABSOLUTOS, COMPETENCIA DESLEAL REGLAS ESPECIALIDAD - TERRITORIALIDAD - ATRIBUCION REGISTRAL CASOS OPOSICIONES FUNDADAS MARCAS DE PRODUCTOS / SERVICIOS DIFERENTES DERECHOS MARCARIOS EN EL EXTERIOR PROHIBICIONES Y MOTIVOS ABSOLUTOS
7 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar OPOSICIONES FUNDADAS EN MARCAS PERTENECIENTES A PRODUCTOS / SERVICIOS DIFERENTES ARGENTINA: SI. CASOS DE CONFUNDIBILIDAD POR SUPERPOSICION DE PRODUCTOS / SERVICIOS. CREACION JURISPRUDENCIAL. LAS MARCAS DEBEN SER CLARAMENTES DISTINGUIBLES UNA DE OTRA URUGUAY: RECONOCIMIENTO EXPRESO DE LA CONFUSIÓN INDIRECTA. PRODUCTOS O SERVICIOS CONCURRENTES PARAGUAY: ACEPTACION DE OPOSICIONES POR CONFUSIÓN INDIRECTA VENEZUELA: LA LEY AUTORIZA FUNDAMENTO DE OPOSICION POR ANALOGIA DE ARTICULOS SOLO CON MARCA REGISTRADA. NO ADMITE MARCA EN TRAMITE. EN LA PRACTICA HAY OPOSICIONES CON MARCA EN TRAMITE FUNDADO EN EL DERECHO DE PRELACION PRODUCTOS / SERVICIOS Y CLASES DIFERENTES
8 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar PRODUCTOS / SERVICIOS Y CLASES DIFERENTES COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (C.A.N.) BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR Y PERU DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA. ARTS. 146 A 151 REGULA EL REGIMEN DE OPOSICIONES. QUIEN COMO Y CUANDO ARTS. 134 135 136 137 REGULA LAS CAUSALES. VIABILIDAD DE OPOSICION A REGISTRO DE MARCA IDENTICA O SIMILAR A UNA MARCA ANTERIORMENTE SOLICITADA O REGISTRADA PARA LOS MISMOS PRODUCTOS O SERVICIOS O PARA PRODUCTOS O SERVICIOS RESPECTO DE LOS CUALES EL USO DE LA MARCA PUEDA CAUSAR UN RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN OPOSICION TEMERARIA: Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.
9 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar PRODUCTOS SERVICIOS. CLASES DIFERENTES BOLIVIA: CRITERIO RESTRICTIVO PARA LOS FUNDAMENTOS PERTENECIENTES A MARCAS DE CLASES O PRODUCTOS /SERVICIOS DIFERENTES EXCEPTO MARCAS NOTORIAS COLOMBIA: ACEPTA OPOSICIONES CON FUNDAMENTOS EN MARCAS DE CLASES O PRODUCTOS /SERVICIOS DIFERENTES EN TRAMITE O REGISTRADA. CONFUSION INDIRECTA O CONFUSION POR ASOCIACION. CONEXIÓN COMPETITIVA ECUADOR: ACEPTA OPOSICIONES ENTRE CLASES RELACIONADAS. HAY QUE PROBAR DICHA RELACION DE CLASES PERU: ACEPTA OPOSICIONES ENTRE CLASES DISTINTAS. CRITERIO DE CONEXIÓN (NATURALEZA DE PRODUCTOS/ SERVICIOS. IDENTIDAD DE CANALES DE DISTRIBUCION, PUNTOS DE VENTAS PUBLICO AL QUE VAN DIRIGIDOS ETC. OPOSICION TEMERARIA: SANCION ECONOMICA (50 UIT - U$S 50,000 APROX)
10 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar OPOSICIONES FUNDADAS EN DERECHOS MARCARIOS DEL EXTERIOR. ARGENTINA: CRITERIO AMPLIO ACEPTACION. ART. 24 INC B “CONOCIA O DEBIA CONOCER QUE LA MARCA PERTENECIA A UN TERCERO. MALA FE (ART. 953 COD. CIVIL). VIABILIDAD DE EXITO EN LA DECISION JUDICIAL POR OPOSICION FUNDADA EN MARCA EXTRANJERA NOTORIAS O NO. RECOMENDACION PRESENTAR LA MARCA. SOSTENER INTERES LEGITIMO URUGUAY: SON VIABLES. CASOS DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA O NO Y TAMBIEN PARA AQUELLOS SIGNOS QUE HAGAN PRESUMIR EL PROPOSITO DE VERIFICAR CONCURRENCIA DESLEAL. EXIGENCIA DE PRESENTAR LA MARCA BASE DE LA OPOSICION (10 DIAS) PARAGUAY: VIABILIDAD ESPECIALMENTE PARA MARCAS DEL EXTRANJERO. Art. 48 Ley 1294/98 dispone: “Cuando a quien no tenga registrada una marca se le reconozca en una oposición o anulación el mejor derecho para su registro, está obligado a solicitarla dentro de los noventa días de ejecutoriada la resolución definitiva. En caso de no hacerlo así, perderá el derecho de prelación” VENEZUELA: DURANTE EL TIEMPO QUE APLICO LA DEC. 486 CAN SI. ACTUALMENTE NO ES VIABLE. APLICA PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DERECHOS MARCARIOS DEL EXTERIOR
11 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar DERECHOS MARCARIOS DEL EXTERIOR. OPOSICION ANDINA: ART 147. DEC. 486: REGULA LA OPOSICION BASADA EN UNA SOLICITUD O UN REGISTRO PREVIO DE CUALQUIERA DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA C.A.N. Y FACULTA A SU TITULAR A OPONERSE EN OTRO PAIS ANDINO. LA NORMA EXIGE QUE EL OPONENTE SOLICITE LA MARCA BASE DE LA OPOSICION EN ESE PAIS BOLIVIA / ECUADOR: FUERA DE LOS CASOS C.A.N. NO SON FACILMENTE ACEPTADAS. COLOMBIA/ PERU : IDEM. AGREGA AL BENEFICIO A LOS PAISES MIEMBROS DEL CONVENIO DE WASHINGTON Convención General de Protección Marcaría y Comercial -CONVENCION DE WASHINGTON. COLOMBIA – CUBA – EL SALVADOR – E.E.U.U. – GUATEMALA – HAITI – NICARAGUA– PANAMA – PARAGUAY – PERU FACULTA A LOS TITULARES DE MARCAS DE PAISES MIEMBROS A PRESENTAR OPOSICIONES FUNDADAS EN MARCAS REGISTRADAS EN LOS PAISES QUE SUSCRIBIERON EL CONVENIO EN TANTO SE ACREDITE FEHACIENTEMENTE LA MALA FE DEL SOLICITANTE Y QUE LA MARCA SEA DE PRODUCTO (NO SERVICIO)
12 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar OPOSICIONES FUNDADAS EN MOTIVOS ABSOLUTOS MARCAS IRREGISTRABLES GENERICAS; DESCRIPTIVAS MONOCOLOR O COLOR AISLADAMENTE CONSIDERADO DESIGNACION COMUN O HABITUAL DEL PRODUCTO ENGAÑO SOBRE PROCEDENCIA GEOGRAFICA, DENOMINACIONES DE ORIGEN, ESCUDOS Y BANDERAS DE LOS PAISES NATURALEZA, MODO DE FABRICACION, CUALIDADES APTITUDES ETC MAYORIA DE LOS PAISES ACEPTA FUNDAR OPOSICIONES BASADOS EN LOS FUNDAMENTOS POR LOS CUALES UNA OFICINA LOCAL PODRIA DENEGAR
13 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar OPOSICIONES FUNDADAS EN MOTIVOS ABSOLUTOS ARGENTINA: ACEPTA. REQUIERE DEL OPONENTE UN INTERES LEGITIMO URUGUAY: ACEPTA. PARAGUAY: NO LO RECONOCE EXPRESAMENTE. PERO ES VIABLE. Art. 46: La oposición al registro de una marca deberá deducirse en escrito fundado …….” VENEZUELA: ACEPTA. AUNQUE NO ES MUY COMUN. C.A.N. (BO. CO. EC. PE) ACEPTA OPOSICIONES FUNDADAS EN MOTIVOS ABSOLUTOS. ART 135 DECISION Nº 486 No obstante ello un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.
14 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar SISTEMA DE RESOLUCION DE OPOSICIONES QUIEN DECIDE? BOLIVIA, COLOMBIA ECUADOR PERU PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA RESOLUCION ADMINISTRATIVA OFICINA DE MARCAS APELABLE JUDICIALMENTE ARGENTINA LAS PARTES O RESOLUCION JUDICIAL VENEZUELA Oposición por mejor derecho. (Marca de hecho) TRIBUNAL DE 1 INSTANCIA EN LO CIVIL
15 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar SISTEMA DE RECURSOS Y APELACIONES 2 INSTANCIA JUDICIAL APELACION JUDICIAL ACCION C.A. APELACION ADMINISTRATIVA PERU APELACION JUDICIAL TRIB CA REPOSICION COMITÉ DE PROP. INTELECTUAL APELACION. ADMINISTRATIVA COMITÉ DE PROP. INTELECTUAL RECONSIDERACION DIRECTOR NAC DE PROP. IND. ECUADOR ACCION DE NULIDAD. VIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA REC DE REPOSICION Y APELACION COLOMBIA REC. VIA JUDICIAL PROC.C.A. RECURSO JERARQUICO REC. DE REVOCATORIA BOLIVIA
16 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar SISTEMA DE RECURSOS Y APELACIONES JUZGADO SUPERIOR DE 2º INSTANCIA VENEZUELA Oposición por mejor derecho RECURSO DE NULIDAD (TRIB SUPERIOR DE JUSTICIA ) RECURSO JERARQUICO RECONSIDERACIONVENEZUELA Oposición tradicional ACCION DE NULIDAD (TRIB CONT. ADM ) RECURSO JERARQUICO EN SUBSIDIO REC. DE REVOCATORIAURUGUAY IMPUGNACION JUDICIAL TRIB DE CUENTA. (DEMANDA JUDCIAL. CA) (10 DIAS) RECURSO ADM (5 DIAS)PARAGUAY
17 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar SISTEMA DE RESOLUCION DE OPOSICIONES. CASO ARGENTINO FRACASAPROSPERA ACUERDO DESDE LA INTERPOSICIÓN DE LA OPOSICION (EXCEPTO RENUNCIA EXPRESA A LA VIA JUDICIAL) NEGOCIACIÓN AMISTOSA ENTRE LAS PARTES PLAZO 1 AÑO + 60 DIAS DE LA NOTIFICACION DE LA OPOSICION OPONENTE PUEDE AMPLIAR FUNDAMENTOS EN SEDE ADMINISTRATIVA O JUDICIAL MEDIACION CONTINUA TRAMITE SIN OPOSICIONES
18 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar SISTEMA DE RESOLUCION DE OPOSICIONES. CASO ARGENTINO CONTINUA TRAMITE SIN OPOSICIONES DEMANDA JUDICIAL O ABANDONO SIN ACUERDO MEDIACION PREJUDICIAL OBLIGATORIA ACUERDO
19 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar SISTEMA DE RESOLUCION DE OPOSICIONES. CASO ARGENTINO DEMANDA JUDICIAL (LA OFICINA DE MARCAS NO DECIDE) INICIA EN EL INPI JUSTICIA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL (BUENOS AIRES) JUICIO ORDINARIO DOBLE INSTANCIA CORTE (RESTRINJIDA A CASOS PUNTUALES) SENTENCIA JUDICIAL DECLARA OPOSICION FUNDADA O INFUNDADA OFICIO AL INPI RESULTADO DE LA SENTENCIA CONTINUACION DEL TRAMITE
20 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar SISTEMA DE RESOLUCION DE OPOSICIONES. CASO ARGENTINO RESOLUCION INPI P-320 DEL 22.12.09 DISPUSO LA REVOCATORIA DE UNA RESOLUCION DE ABANDONO DECRETADA EN UNA SOLICITUD DE MARCA CON OPOSICIONES DE TERCEROS. HECHOS MARCA SOLICITADA CON OPOSICIONES EL SOLICITANTE OMITE INICIAR DEMANDA DENTRO DEL PLAZO DE LEY INPI DECLARA ABANDONO POR FALTA DE RETIRO DE OPOSICIÓN Y FALTA DE INICIO DE DEMANDA JUDICIAL SOLICITANTE RECURRE RESOLUCION DE ABANDONO (DENUNCIA ILEGITIMIDAD)
21 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar SISTEMA DE RESOLUCION DE OPOSICIONES. CASO ARGENTINO FUNDAMENTO DEL RECURSO: LA MARCA FUNDAMENTO DE OPOSICION FUE DECLARADA ABANDONADA SOLICITA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA ABANDONO DE SU SOLICITUD DE REGISTRO FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION: MARCA FUNDAMENTO DE OPOSICION FUE DECLARADA ABANDONADA “NO EXISTE MAS CONFLICTO” DISPENDIO JURISDICCIONAL SOLUCION DISVALIOSA REVOCA DECLARACION DE ABANDONO
22 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar SISTEMA DE RESOLUCION DE OPOSICIONES. CASO ARGENTINO http://www.inpi.gov.ar/conweb/ResultadosMarca.asp?Va=2469896&Vb=M&Vc=0&Vd=0
23 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar SISTEMA DE RESOLUCION DE OPOSICIONES. CASO ARGENTINO LA OPOSICION NO FUE RETIRADA NI DESISTIDA RESOLUCION P-320: CONTRADICE LEY DE MARCAS ARTICULO 14 LEY 22362: Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse por escrito, con indicación …………y los fundamentos de la oposición, los que podrán ser ampliados al contestarse la demanda en sede judicial. ARTICULO 16 LEY 22362 - Cumplido un (1) año a partir de la notificación prevista en el artículo 15, se declarará el abandono de la solicitud en los siguientes casos: a) si el solicitante y oponente no llegan a un acuerdo que posibilite la resolución administrativa y aquél no inicia acción judicial dentro del plazo indicado; b) si promovida por el solicitante la acción judicial, se produce su perención DEBIDO PROCESO. INSEGURIDAD JURIDICA VULNERA EL DERECHO DEL OPONENTE AL DEBIDO PROCESO QUE COMPRENDE EL DERECHO A SER OIDO Y A OFRECER Y PRODUCIR PRUEBA. ART. 18 CONSTITUCION NACIONAL Y ART. 1 INC. F LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
24 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar SISTEMA DE RESOLUCION DE OPOSICIONES. CASO ARGENTINO CONCLUSIONES VENTAJAS DE MANTENER EL SISTEMA ACTUAL DE RESOLUCION DE OPOSICIONES FUERO JUDICIAL ESPECIALIZADO GARANTIA EN LA CALIDAD DE LAS RESOLUCIONES POSIBILIDAD DE INTRODUCIR CUESTIONES RELATIVAS A NULIDADES Y CANCELACIONS POR FALTA DE USO FALLO DEFINITIVO SOBRE LA CUESTIÓN IMPOSIBILIDAD DE TRASLADAR ESA FUNCIÓN AL INPI POR CARENCIA DE PODER JURISDICCIONAL SOBRE ESTOS TEMAS SOBRECARGAS DE TAREAS DEL INPI PARA ABSORVER EL SISTEMA SI FUNCIONA POR QUE CAMBIARLO
25 Gordó Llobell www.gllobell.com.ar AGRADECIMIENTO COLABORACIONES CLEMENCIA DELGADO MDE. MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS. COLOMBIA MARIA CECILIA ROMOLEROUX CORRAL & ROSALES. ECUADOR ENRIQUE DIAZ GOODRICH RIQUELME ASOCIADOS. MEXICO ALEJANDRO GUANES MERSAN GHP. GUANES HEISECKE & PIERA. PARAGUAY JULI GUTIERREZ ESTUDIO MUÑIZ. PERU ANDRES MORENO / FREDDY PAREDES JIMÉNEZ GABRIEL PATENT & TRADEMARK OFFICE. MORENO BALDIVIESO ABOGADOS. BOLIVIA GUSTAVO FISCHER FISCHER ABOGADOS. URUGUAY MARIANELLA MONTILLA ECV & ASOCIADOS. VENEZUELA
26 MUCHAS GRACIAS [email protected] Gordó LLobell & Asociados