1 XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial “El concepto de uso en la ley de marcas” Juan Carlos Ojam Buenos Aires, Argentina Agosto, 2010

2 Regímenes de uso PREVIO A LA SOLICITUD CON LA SOLICITUD PARA OBTENER EL REGISTRO PARA MANTENER EL REGISTRO PARA RENOVAR EL REGISTRO NUNCA EEUU CTM ARG EEUU Brasil EEUUUruguay

3 Alcance del uso Uso de cada producto o servicio que se quiere mantener Uso de un producto o servicio permite mantener los registros de la clase Uso de un producto o servicio permite mantener todos los registros de la misma marca EEUU Marca Comunitaria Brasil Argentina

4 ARTICULO 26. - A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los CINCO (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor. Régimen de uso en Argentina ARTICULO 5. El término de duración de la marca...Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los CINCO (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.

5 ARTICULO 26. - A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los CINCO (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor. Régimen de uso en Argentina ARTICULO 5. El término de duración de la marca...Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los CINCO (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad. No hay referencia al lugar del uso

6 Renovación de marca La ley no exige uso en el país para la renovación. Sí se exige uso para evitar una acción de caducidad de un registro. No se puede incorporar una exigencia no prevista por ley. El INPI en su pagina web en el instructivo para renovaciones de marcas dice: 8) Declaración Jurada de Uso: es requisito para el progreso de la renovación que el solicitante formule la declaración jurada del uso de la marca en los últimos cinco años, expresando en el Área Observaciones: “Declaro bajo juramento que la marca ha sido utilizada en los últimos cinco años para distinguir.............................” (colocar los productos o servicios distinguidos o si utilizó la marca como designación comercial).

7 Caducidad por falta de uso

8 Fundamentos Prevenir el registro de marcas meramente especulativas Limpiar el registro de marcas para habilitar a los que quieren registrar para usar Los registros de marcas notorias no debieran caducar!!!

9 ¿Por qué?

10 “Ya no es lo que era”

11 PC Mag Meets the Internet It was the year the Internet went mainstream—and you can be sure PC Mag was leading the charge. The word Internet first appeared on our cover in March 1994, as we touted a (short) companion piece to a (very long) feature on the joys of online services (remember those things? Prodigy? CompuServe? AOL?). "Making Online Services Work for You," read the main cover line. "Exploring the Internet," read the small print just below. Then, in October, we published our first all- Internet feature, a nearly 60-page whopper of a story that gave readers absolutely everything they needed to know about this new frontier (and then some). But the big event came at the end of the year. After nearly a decade of posting utilities and other content to CompuServe, we launched our first home page on the World Wide Web. El mundo cambió: 1995 - 2010

12 StarTac - 1996 Antecesor del StarTac en 1994 Sony Playstation 1994 1997 Fujitsu. Primer plasma de 42

13 1996 Cámara digital de la época

14 El mundo cambió AntesAhora

15 ¿Cómo se diseminaba el prestigio de una marca antes de internet? Por el uso internacional Gente que la conocía en el exterior: Mc Donalds (1985); Starbucks Televisión: transmisión internacional de eventos deportivos: Mundiales de fútbol, rugby, partidos de la liga italiana (época de Maradona en el Napoli (Italia)) Revistas: publicidad en revistas internacionales con circulación en Argentina o fotos que muestren la marca

16 A partir de internet … Posibilidad de acceder con pocos recursos a la web con un sitio propio. Publicidad de bajo costo en sitios ajenos Blogs Twitter; Linkedin; Facebook YouTube, MySpace, etc. Combinación de estos canales con los medios tradicionales de marketing y publicidad Esponsoreo en atletas, eventos deportivos, equipos y en películas cinematográficas (James Bond, Sex and the City).

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19 “The Economist” 31-01-2010

20 Célebre desde su lanzamiento Antes de ser usada en cualquier parte del mundo

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22 “THE IPAD’S BIG DAY” The New York Times 3/04/08 Puerta de la tienda de la Quinta Avenida a la 1 am. en Nueva York

23 “APPLE IPAD HITS THE STREETS” The Washington Post 3/4/10

24 Uno de los primeros compradores sostiene la tableta de Apple a la salida de una tienda de la Quinta Avenida de Nueva York- “EL IPAD LLEGA AL MERCADO” Diario El Pais (España) 03/04/10

25 “EL IPAD A LA VENTA EN EEUU” DIARIO EL PAIS 3/04/2010 Nueva York

26 San Francisco Nueva York

27 ¿Registros: valen o no? Los registros de marca son esenciales para: –Acciones penales de falsificación –Acciones en Aduana para frenar el ingreso al mercado de productos falsificados. ¿Qué pierdo si no tengo un registro de marca?

28 Conclusión Nuestra legislación solo exige el uso en el país para conservar un registro de marca a salvo de acciones de caducidad. Para renovar un registro basta con usar la marca en cualquier país y en relación a cualquier producto, servicio o como parte de la designación de una actividad. Se puede renovar aunque la marca se haya convertido en la designación genérica, habitual o necesaria.

29 Conclusión Las marcas notorias trascienden las fronteras de tal forma que su reputación y prestigio llega a lugares donde su uso no tiene lugar. El activo inmaterial que se debe proteger es su reputación, que es su valor y eso es independiente de su uso efectivo en nuestro país.

30 Marcas difíciles de “exportar”

31 Conclusión La marca notoria extranjera, aunque no sea usada en el país, tiene una clientela “latente”. Estos registros de marcas notorias no usadas no tendrán un fin especulativo, sino que servirán para que su titular se encuentre en óptima posición para ejercer todas las acciones judiciales que el ordenamiento legal argentino le otorga a quien es el propietario de un registro de marca.

32 Conclusión Considero que el régimen de la marca notoria está en constante evolución y su última actualización es de 1995. Como vimos el mundo es otro y las marcas notorias necesitan mas protección en la lucha contra la piratería. Considero que beneficiarlas con un régimen de uso favorable es bueno para los titulares de marcas y no tiene efectos negativos.

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